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ANDREA MONDINI*

Seminar anlässlich der Generalversammlung der AIPPI Schweiz vom
5. Juni 2002

Die Seite der AIPPI / La page de l'AIPPI
Traditionellerweise führt die AIPPI Schweiz anschliessend an ihre Generalversammlung ein Seminar über aktuelle immaterialgüterrechtliche Fragen durch. Dieses Jahr befassten sich zwei Referenten mit rechtlichen Aspekten des Patentrechts.

Die Teilrevision des Patentgesetzes bezüglich Patente auf Gene
Dr. Lukas Bühler, Co-Leiter Rechtsdienst Patente und Design am Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wies darauf hin, dass heute bei der Teilrevision des Patentgesetzes (nachstehend «Revisionsvorlage») eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorschlägen zur Diskussion stehen, wobei die Anpassung des Schweizerischen Patentgesetzes an die EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen im Vordergrund steht. In der öffentlichen Diskussion ist die Forderung verbreitet, Patente betreffend Lebewesen seien auszuschliessen, weil damit eine Aneignung des Lebenden verbunden sei. Der Hinweis, dass der Gegenstand eines Patents nicht das Lebewesen in seiner natürlichen Umgebung, sondern eine technische Lehre ist, wird in der emotional geführten öffentlichen Debatte oft überhört, ebenso das Argument, dass ein Patent keine dinglichen Eigentumsrechte an biologischem Material verschafft, sondern sich auf das Recht beschränkt, Dritten die kommerzielle Nutzung der patentierten Erfindung zu verbieten.
In Fachkreisen der Ethik gehen zwar in Einzelfragen die Meinungen auseinander. Einigkeit besteht indessen darüber, dass biotechnologische Erfindungen zu schützen sind, und dass die Einwände der Kommerzialisierung und Instrumentalisierung des Lebenden sowie der Würde der Kreatur als ethische Argumente, die eine Patentierung auf dem Gebiet der belebten Natur ausschliessen würden, verworfen werden.
Die Hauptkritik von ethischer Seite setzt nicht bei der These der Aneignung bzw. Instrumentalisierung an, sondern bei der Ausgestaltung des Patentschutzes, spezifisch bei der Patentierung von Genen. Die Kritik lautet, dass Gene und Gensequenzen Stoffe sind, die nicht erfunden, sondern nur entdeckt werden können. Auch deren Funktion sei keine Erfindung. Patentierbar seien bloss Verfahren zur Auffindung von Genen sowie die Produkte und Verfahren, die aus der Kenntnis von Genen und deren natürlichen Wirkungsweisen gewonnen werden. Stoffpatente an Genen werden von Kritikern als zu weitreichend betrachtet. Weitere Kritikpunkte betreffen insbesondere die Würde der Kreatur, die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Erhaltung der Biodiversität.
Die Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung hat normativen Charakter. Sie dient der Abgrenzung des Schutzgegenstands des Patentrechts einerseits und der Freihaltung von Ideen und wissenschaftlichen Theorien andererseits. Eine allseits akzeptierte Definition der Erfindung ist bislang nicht gefunden worden. Ein Ansatzpunkt einer positiven Begriffsumschreibung ist in der Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs («Lehre zum planmässigen Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges») zu erblicken. Die im Europäischen Patentübereinkommen und anderen Patenterlassen zu findende Gegenüberstellung von Erfindung und Entdeckung ist ein Versuch, das Fehlen einer positiven Umschreibung des Erfindungsbegriffs durch eine negative Umschreibung zu überwinden.
Bezüglich der Patente auf Gene nimmt die Revisionsvorlage folgende Abgrenzung vor: Die Beschreibung einer natürlich vorkommenden Gensequenz, ohne Angabe, inwiefern das aufgefundene Gen ein technisches Problem löst, wird als Entdeckung betrachtet, die nicht patentiert werden kann; eine Erfindung soll erst dann vorliegen, wenn über die Beschreibung der Gensequenz hinaus dargelegt wird, wie man diese isolieren oder auf andere Art technisch herstellen kann, und wenn überdies aufgezeigt wird, wie die Gensequenz anschliessend verwendet werden kann.
Auch diese Abgrenzung wird in den Stellungnahmen zur Revisionsvorlage zum Teil kritisiert. Stein des Anstosses ist die Feststellung in Art. 2 Abs. 2 der Revisionsvorlage, dass isolierte Bestandteile des menschlichen Körpers oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnene Bestandteile, einschliesslich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung darstellen können. Diese Bestimmung übernimmt den Gehalt von Art. 5 Abs. 2 der EU-Richtlinie. Sie will die Grenzziehung der Patentierung biologischen Materials menschlichen Ursprungs an der Schnittstelle zwischen dem Vorbehalt des ordre public und dem Erfindungsbegriff konkretisieren. Von den Kritikern wird diese Bestimmung als Schlupfloch zur Patentierung von Entdeckun- gen gesehen, wobei als Entdeckung die isolierte Gensequenz verstanden wird. Diese Kritik übersieht, dass die Möglichkeit der Patentierung von isolierten Bestandteilen des menschlichen Körpers immer unter dem Vorbehalt von Art. 1 PatG steht. Mithin sind stets auch die weiteren allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen zu berücksichtigen.
Anstoss wird auch daran genommen, dass ein Gen eine patentierbare Erfindung darstellen kann, selbst wenn dessen Aufbau mit dem eines Gens in seiner natürlichen Umgebung identisch ist (Erwägungsgrund 20 der EU-Richtlinie). Dabei wird übersehen, dass eine patentierbare Erfindung nicht nur voraussetzt, dass die Öffentlichkeit vom Gen vorher keine Kenntnis hatte, sondern auch, dass dieses technisch bereitgestellt werden muss und seine Verwendungsmöglichkeit(en) offenbart sein müssen. Im Übrigen darf nicht übersehen werden, dass zum Patent angemeldete Gensequenzen kaum je mit natürlich vorkommenden Sequenzen identisch sind. Grundlegend ist jedoch die Kritik, die sich nicht zuletzt mit Blick auf den für chemische Erfindungen anerkannten Grundsätzen und insbesondere den absoluten Stoffschutz gegen diese Bestimmung wendet. Hier ist der auch in Fachkreisen aufgeworfenen Frage nachzugehen, ob und inwieweit die bisherige Rechtspraxis zu chemischen Erfindungen und zum absoluten Stoffschutz unter der EU-Richtlinie noch Bestand hat.
Die Revisionsvorlage übernimmt den Regelungsgehalt von Art. 5 Abs. 3 und Erwägungsgrund 23 der EU-Richtlinie und sieht in Art. 49 E-PatG vor, dass «im Fall der Beanspruchung einer Nukleinsäure- oder Aminosäuresequenz eine konkrete Beschreibung ihrer gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von ihr erfüllten Funktion» im Patentgesuch enthalten sein muss. Damit werden auch für die Schweiz die Anforderungen in dieser Hinsicht verschärft. Die fundamentale und zentrale Rolle der Funktion bei der Beurteilung der Patentierbarkeit von DNA-Sequenzen hat in jüngster Vergangenheit eine Reihe von ausgewiesenen Rechts- und Wissenschaftsexperten dazu bewogen, sich für eine Zweckbindung des Patentschutzes an die offenbarte Funktion oder Funktionen auszusprechen. Dabei wird häufig die Ansicht vertreten, dass die Funktionsangabe ihren Platz in den Ansprüchen finden muss. Die Frage wird namentlich in Deutschland im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie kontrovers erörtert.
Die jüngsten Studien, welche die Auswirkungen von Patenten für biotechnologische Erfindungen auf die Forschung untersuchten, kommen zum Schluss, dass die Patentierbarkeit ein Faktor ist, der zum Aufschwung der Biotechnologieindustrie beigetragen hat. Gemäss diesen Studien verläuft der tägliche Umgang mit Patenten und insbesondere deren Lizenzierung nicht immer reibungslos. Die Autoren konnten jedoch keine systematische Behinderung der Forschung durch Patente auf biotechnologischen Erfindungen feststellen.
In den Studien wird auch das Forschungsprivileg als nützliches Instrument für die Sicherstellung der Forschungsfreiheit hervorgehoben. Die Revisionsvorlage enthält daher einen Vorschlag zur gesetzlichen Verankerung des Forschungsprivilegs, das in der Schweiz lediglich aufgrund der Gerichtspraxis anerkannt ist.
Dabei stellt sich auch die Frage der Reichweite des Forschungsprivilegs. Die Revisionsvorlage schlägt eine Angleichung an die liberalere Rechtspraxis in Deutschland vor: Dort ist aufgrund zweier Entscheidungen des BGH (BGHZ, vom 11. Juli 1995, 130, 259 ff., «Klinische Versuche I»; BGHZ vom 17. April 1997, 135, 217 ff., «Klinische Versuche II»), die vom Bundesverfassungsgericht gestützt wurden (Nichtannahmebeschluss vom 10. Mai 2000, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 43 ff.), jedes planmässige Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen unabhängig vom verfolgten Zweck erlaubt. Das Versuchsprivileg gilt demnach auch für Versuche, mit denen die Wirksamkeit und die Verträglichkeit eines den geschützten Wirkstoff enthaltenden Arzneimittels an Menschen geprüft wird. Dies auch dann, wenn die Erprobungen mit dem Ziel vorgenommen werden, Daten für die arzneimittelrechtliche Zulassung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zu gewinnen. Die gewerbliche Ausrichtung von Versuchen und die Intention, die gewonnenen Ergebnisse zu gewerblichen Zwecken zu verwenden, machen die Versuchshandlungen nach Ansicht des BGH nicht zu unzulässigen Patentverletzungen. Hat der Versuch aber keinen Bezug zur technischen Lehre oder werden Erprobungen in einem vom Versuchszweck nicht mehr gerechtfertigten grossen Umfang vorgenommen, oder werden die Versuche in der Absicht durchgeführt, den Absatz des Erfinders mit seinem Produkt zu stören oder zu hindern, so liegen keine zulässigen Versuchshandlungen vor.

Patentierbarkeit von Geschäftsverfahren und Computerprogrammen in Europa
Dipl. Ing. Phys. Christoph Müller, Patentanwalt, stellte einleitend fest, dass sich die einschlägigen Entscheide oft sowohl auf Computerprogramme, als auch auf Geschäftsverfahren anwenden lassen. Zudem sind «Geschäftsverfahren» heute meist computerimplementierte Verfahren, sodass der Übergang ohnehin fliessend ist.
Nach einem historischen Überblick über die Praxis zur Patentierbarkeit von Geschäftsverfahren und Computerprogrammen in Europa ging der Referent auf eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Patentamtes (EPA) zu diesem Thema ein: In der Entscheidung «Pension Benefit», die im Herbst 2001 veröffentlicht wurde (T931/95), ging es um die computergestützte Verwaltung von Pensionskassen-Systemen bzw. um eine Vorrichtung zum Durchführen eines solchen Verfahrens. Die Beschwerdekammer hielt in dieser Entscheidung zunächst fest, dass die Technizität einer Erfindung ein nicht im EPÜ genanntes, jedoch darin implizit enthaltenes Erfordernis für die Patentierbarkeit ist. Zweitens betonte die Beschwerdekammer, dass es im EPÜ keine Grundlage für den so genannten «Beitragsansatz» – also für die Aufteilung in bekannte und neue Merkmale bei der Prüfung auf technischen Charakter – gibt. Im konkreten Fall bezog sich ein Verfahrensanspruch auf technische Mittel zum Durchführen von rein geschäftlichen Schritten. Ein solcher Anspruch wurde als nicht zulässig betrachtet. Im Leitsatz wurde festgehalten, dass die Verwendung technischer Mittel einem Verfahren nicht zwingend Technizität verleiht. Die Entscheidung hat sich ausserdem zu Vorrichtungsansprüchen geäussert und festgehalten, dass die betreffende Vorrichtung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, da die Verbesserung gemäss der Anmeldung rein wirtschaftlicher Art war, also das Gebiet der Betriebswirtschaft betraf. Eine solche Verbesserung kann daher nach Auffassung des EPA keinen Beitrag zum Stand der Technik leisten. Weil mit der Vorrichtung keine technische Aufgabe gelöst wird, beruht sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit. «Nichtnaheliegende Merkmale» aus einem nichttechnischen Gebiet, z.B. aus der Betriebswirtschaftslehre, reichen also für die erfinderische Tätigkeit nicht aus.
Mit dieser Entscheidung wird klar, dass computerimplementierte Geschäftsverfahren in Europa – zumindest nach dem EPÜ – auch weiterhin nicht ohne weiteres patentierbar sind, sofern damit nicht technische Aufgaben gelöst werden. In der Praxis würde die Prüfung einer europäischen Anmeldung unter Anwendung der Kriterien aus «Pension Benefit» etwa wie folgt ablaufen: Bei der Bestimmung, ob technischer Charakter gegeben ist, wird der Stand der Technik nicht berücksichtigt. Bekannte und nicht bekannte Merkmale werden gleichwertig behandelt. Wenn feststeht, dass die Erfindung als Ganzes technischen Charakter hat, wird der Stand der Technik ermittelt. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit wird aber nicht nur geprüft, ob der Anspruch nichtnaheliegende Merkmale enthält, sondern auch, ob damit eine technische Aufgabe gelöst wird. Das EPA hat in einer Mitteilung vom März 2002 darüber informiert, dass für reine Geschäftsverfahren keine Recherchen mehr erstellt werden, wenn der Prüfer keine technische Aufgabe erkennen kann, zu deren Lösung potenziell erfinderische Tätigkeit notwendig ist. Der Anmelder erhält dann eine entsprechende Mitteilung, die anstelle der Recherche tritt.
Die heutige Praxis des EPA kann wie folgt kurz zusammengefasst werden: Computerprogramme können patentierbar sein, sofern ein weiterer technischer Effekt bewirkt wird. Vorrichtungen können per Definition nie unter den Ausschluss von Art. 52 Abs. 2 EPÜ fallen. Bei der Beurteilung der Technizität sind die Ansprüche als Ganzes zu beurteilen (kein Beitragsansatz). Zuerst ist zu prüfen, ob der Anspruch «technisch» ist. In der Praxis wird oft gar keine Recherche durchgeführt, wenn Ansprüche auf Geschäftsverfahren gerichtet sind. Danach folgt die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Für das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit wird die Lösung einer technischen Aufgabe oder ein Beitrag zum Stand der Technik gefordert.
Der Grund dafür, dass heute vermehrt Patente auf geschäftsbezogene Verfahren erteilt werden, dürfte weniger in einer Änderung der Praxis des EPA oder des Rechts, sondern vielmehr in einer Änderung der Gebiete, in denen technische Innovationen gemacht werden, liegen: Banken und Versicherungen beschäftigen heute Physiker, Informatiker und Ingenieure. Geschäftsverfahren werden technisiert. Die Entwicklung der letzten Jahre in der Informatik hat dazu geführt, dass es vor allem bei Computerprogrammen und Geschäftsverfahren eine rasante Entwicklung und entsprechend ein wachsendes Bedürfnis nach Patentschutz gegeben hat. Die Praxis der deutschen Gerichte ist ähnlich wie die Praxis des EPA. Nuancen mag es bei der Beurteilung der Technizität von «Computerprogrammansprüchen» geben. Ob der deutsche Bundesgerichtshof nichttechnische Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt, ist zurzeit noch offen. Demgegenüber bestehen in den USA viel breitere Möglichkeiten zum Patentschutz von Computerprogrammen und Geschäftsverfahren. Der Hauptgrund dafür ist, dass es im US-Patentrecht keine Ausschlüsse wie in Art. 52 EPÜ gibt. Es gibt auch kein Erfordernis an Technizität. Die patentierbaren Objekte sind in USC 35 101 definiert. Danach ist grundsätzlich alles patentierbar, was neu, nützlich und nichtnaheliegend ist. In verschiedenen Entscheidungen wurde zwar herauskristallisiert, dass insbesondere Naturgesetze, Naturphänomene und abstrakte Ideen vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Doch grundsätzlich ist in den USA «anything under the sun that is made by man» patentierbar. Wegweisend für die heutige Praxis sind die beiden Entscheide «State Street» und «Excl/ AT&T». Daraus geht hervor, dass es nach US-Recht keinen rechtlichen Grund gibt, Geschäftsverfahren vom Patentschutz auszuschliessen. Gefordert wird einzig ein «nützliches, greifbares Resultat» («useful, tangible result»). Darunter wird – wie in State Street – z.B auch der Ausdruck eines Finanzberichts verstanden.
Es gibt bereits viele Beispiele von US-Patenten in diesem Bereich, welche mit aller Wahrscheinlichkeit nach der heutigen Praxis des EPA nicht erteilt würden. Ein Beispiel ist der Fall «Pension Benefit», in dem in den USA Patente mit Ansprüchen erteilt wurden, die fast gleichlautend zu den vom EPA zurückgewiesenen Ansprüchen waren. Die Situation in Europa unterscheidet sich also zurzeit deutlich von jener in den USA. In Europa hat sich die Praxis bezüglich der Patentierung von Geschäftsverfahren und Computerprogrammen im Ergebnis nicht entscheidend verändert. Unterschiede bestehen zwar in der Theorie, da der Beitragsansatz nicht mehr angewandt wird. Das Resultat dürfte aber häufig noch immer etwa dasselbe sein. Dies wird sich auch in näherer Zukunft wohl nicht ändern. In der geplanten Revision des EPÜ wurde auf die Streichung des Ausschlusses von Computerprogrammen verzichtet. Die EU-Kommission hat kürzlich einen Vorschlag für eine entsprechende Richtlinie erlassen. Dabei folgt die Kommission im Wesentlichen den Grundsätzen aus der Entscheidung «Pension Benefit» und ist nicht gewillt, den Patentschutz auszuweiten.
Der Referent plädierte dafür, dass Patentschutz für jede Art von technischer Innovation zur Verfügung stehen solle. Wenn Innovation aufgrund von technologischen Entwicklungen in neuen Gebieten – wie im Bankwesen – entsteht, müsse auch in solchen Gebieten die Möglichkeit der Patentierung bestehen.