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CONRAD WEINMANN*

Praxis des Immaterialgüterrechts 2002 -
Ingres-Veranstaltung vom 1. Juli 2002, Zürich

Zum ersten Mal wurden die Mitglieder des INGRES und Gäste anschliessend an die jährliche Mitgliederversammlung anhand von Kurzfereraten, Paneldiskussionen und einer umfassenden Dokumentation über alle praxisrelevanten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht während des letzten Jahres orientiert.

Markenrecht
Dr. Gallus Joller wandte sich zunächst der Praxis des EuGH zu und erläuterte dabei insbesondere den Entscheid "Baby-Dry" (EuGH Slg. 2001 I – 6251 = GRUR Int. 2002, 47), der zu Art. 7 Abs. 1 lit. b und Art. 12 lit. b der Gemeinschaftsmarkenverordnung erging. Die Darlegung des EuGH, wonach jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung vom üblichen Sprachgebrauch die erforderliche Unterscheidungskraft bewirke, veranlasste den Referenten zu einigen grundsätzlichen Ausführungen über das Freihaltebedürfnis und die Unterscheidungskraft sowie die Möglichkeiten, diese Aspekte im Rahmen der Prüfung absoluter Ausschlussgründe zu berücksichtigen. Nach Joller gibt es letztlich zwei Wege, das Freihaltebedürfnis, das vom EuGH als Begriff nicht verwendet wird, in eine Beurteilung der Unterscheidungskraft einfliessen zu lassen. Bei genügender Intensität könne das Freihaltebedürfnis dadurch berücksichtigt werden, dass die Eintragung stets verweigert würde. Als einzige Alternative zur konsequenten Verweigerung der Eintragung biete sich die Einschränkung des Schutzumfanges an, worauf nach Joller letztlich auch die Praxis des EuGH hinauslaufe. Der Referent stellte vor diesem Hintergrund die Frage, ob die vielfach geforderte Lockerung der Eintragungspraxis unter gleichzeitiger Bejahung einer Markenverletzung bei jedem "kennzeichenmässigen Gebrauch" ohne jegliche zusätzlichen Schranken im schweizerischen Recht nicht zu einem zu weiten Schutzumfang führe. Er plädierte allerdings gleichwohl dafür, das EU-Recht und die entsprechende Praxis bei der Anwendung des schweizerischen Rechtes zumindest ernsthaft zu berücksichtigen, zumal das EU-Recht und insbesondere die 1. Richtlinie des Rates dem schweizerischen Recht Pate gestanden hätten. Das Institut komme daher nicht um die Beantwortung der Frage herum, ob die im internationalen Vergleich eher strengen Massstäbe für die Zulassung der Eintragung nicht gelockert werden müssten. Es stehe dann allerdings dahin, wie das geschilderte Spannungsverhältnis zwischen Eintragungspraxis und Schutzumfang in Zukunft gestaltet werden solle. Der zweite erläuterte Fall betraf das Problem der abstrakten Farbmarken (RKGE, sic! 2002, 242, "Die Post"). Die Ausführungen der Rekurskommission, wonach das Publikum eine Farbe in gewissen Fällen nach langjähriger Verwendung mit einer Unternehmung in Verbindung bringe, ohne dass die Farbe in einer bestimmten Form erscheine, kommentierte der Referent in zustimmender Weise. Er wies auch darauf hin, dass der deutsche Bundesgerichtshof kürzlich eine konturlose Marke grundsätzlich zur Eintragung zugelassen habe und zwar mit dem Argument, dass eine minimale Unterscheidungskraft genüge. Joller hob allerdings hervor, dass in der Praxis, auch beim EuGH, der Nachweis der Verkehrsgeltung weiterhin im Vordergrund stehe. Der Bundesgerichtsentscheid "VW / Audi-Spezialist" (sic! 2002, 434) setzt nach Joller an sich lediglich die "Chanel IV"-Praxis fort. Das Bundesgericht habe allerdings die Frage offengelassen, ob auch die Benutzung eines Originallogos zulässig sei, was seiner Ansicht nach jedoch nicht zutreffe, da sonst der unzulässige Eindruck einer nichtbestehenden Handelsbeziehung erweckt werde, denn das Ankündigungsrecht sei kein Ankündigungsfreipass. Auf die Frage, welche gesetzliche Grundlage für die Benutzung durch den Dritten bestehe bzw. worin die gesetzliche Grundlage für die entsprechende Einschränkung des Schutzbereichs des Markenrechts liege, ging Joller nicht näher ein.

Übriges Kennzeichenrecht
Dr. Christian Rohner wandte sich in seinem Referat zunächst der alten immaterialgüterrechtlichen Binsenwahrheit zu, wonach der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich gelte, was das Bundesgericht in seinem "Securitas"-Entscheid erneut bekräftigt hat (BGE 127 III 160 E. 2a). Nach Rohner ist dabei allerdings zunächst zu berücksichtigen, dass es einen Begriff der mittelbaren und einen Begriff der unmittelbaren Verwechslungsgefahr gibt. Das Bundesgericht stelle in seinen weiteren Ausführungen sodann selbst auf die Gefährdung der Individualisierungsfunktion des besser berechtigten Zeichens ab, die aber eben je nach Gesetz ganz unterschiedlich sei. Der im Ergebnis anders ausgefallene Entscheid der Vorinstanz, des Handelsgerichts Zürich, sowohl betreffend die Verwechslungsgefahr nach Markenrecht als auch nach Firmenrecht zeige sodann, dass in diesem Bereich immer noch eine starke Unsicherheit herrsche. Die weiteren Ausführungen des höchsten Gerichts, dass die gemeinfreien Elemente, die sich im Verkehr durchgesetzt haben, damit kennzeichenstark geworden sind (E. 2 b/cc), hielt der Referent für unrichtig, da eine Durchsetzung bereits bei dem Erreichen einer normalen Kennzeichnungskraft anzunehmen sei. Zum Fall "Stoxx / StockX" sic! 2002, 99 bemerkte der Referent zunächst, dass das Bundesgericht explizit nur das Markenrecht geprüft und die firmenrechtliche Verwechslungsgefahr, anders als die Vorinstanz, nur implizit bejaht habe. Rohner hielt diesen Entscheid angesichts der Schwäche des Zeichens (stock = Aktien) für zweifelhaft, hielt aber das Argument, wonach ein gleiches Lautbild vorliege, zumindest für vertretbar. Zwingend sei dieses Argument angesichts der verbreiteten Abkürzung "X" für "exchange" allerdings nicht, sodass man dem verletzenden Zeichen sowohl vom Lautbild als auch vom Sinngehalt her einen genügenden Abstand hätte zubilligen können. Die entsprechende Firma laute heute im Übrigen "StockEx Consulting AG". In Hinblick auf die diversen Gerichtsentscheide zu Domainnamen, von denen im Berichtsjahr die meisten Ortsbezeichnungen betrafen, bemerkte der Referent insbesondere, dass von den Gerichten vielfach nur entweder auf Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG oder auf Art. 29 ZGB abgestellt werde, während selten beide Rechtsgründe bemüht werden. Dr. Martin Schneider gab in der anschliessenden Diskussion zu bedenken, bei der gängigen Behauptung, die schweizerische Praxis sei im Zusammenhang mit Elementen des Gemeingutes strenger als die EU-Praxis, müsse beachtet werden, dass verschiedene Leitentscheide in der EU im Eintragungsverfahren ergangen seien, während das Bundesgericht vielfach Verletzungsprobleme zu entscheiden gehabt habe. Es stelle sich daher die Frage, ob im Hinblick auf diese Verletzungsverfahren immer gleich von "Gemeingut" gesprochen werden müsse, oder ob es nicht besser sei, von einem verminderten Schutzumfang im Verletzungsverfahren auszugehen. Eric Meier vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum wies in seiner Antwort auf verschiedene Punkte hin, die in der Praxis des Harmonisierungsamtes in Alicante noch nicht geklärt seien, was vor einer Übernahme dieser Praxis in der Schweiz zu bedenken sein. Seiner Ansicht nach besteht nach wie vor eine Unklarheit, ob ein eigener absoluter Ausschlussgrund des Freihaltebedürfnisses anzuerkennen sei, was in der Chiemsee-Entscheidung so ausgesehen habe, in der "Baby Dry"-Entscheidung aber wieder ganz anders beurteilt worden sei. Des weiteren sei noch nicht restlos geklärt, wie sprachliche Unkorrektheiten zu behandeln sind, wobei zum Beispiel im Hinblick auf die englische Sprache zu bedenken sei, dass solche sprachlich Unkorrektheiten von dem deutschen Durchschnittskonsumenten unter Umständen gar nicht erkannt würden. Schliesslich sei die Frage, bei welcher Instanz die Prüfung der Interessen der Konkurrenten stattfinde, immer noch nicht eindeutig beantwortet. Die entscheidende Frage, ob dazu eher die Eintragungsbehörden oder die Gerichte zuständig seien, habe aber grosse praktische Auswirkungen im Hinblick auf die den Unternehmen entstehenden Kosten und Risiken, den Schutzbereich, die Anzahl der eingetragenen Marken usw. Auf die Frage von Dr. Michael Treis, ob die grosszügigere Eintragungspraxis in der EU nicht letztlich auf die Reduzierung des Schutzes zu einem blossen Identitätsschutz hinauslaufe, antwortete Dr. Gallus Joller, dass diese Entwicklung zumindest durchaus denkbar sei (zu beachten ist, dass diese Äusserung vor dem EugH-Urteil vom 19. September 2002, "Companyline", Rn. 20, gemacht wurde, indem der EuGH gewisse Aspekte des "Baby Dry"-Urteils stark relativiert).

Designrecht
Bernard Volken erläuterte angesichts des Inkrafttretens des neuen Designgesetzes und der fehlenden Rechtsprechung zum MMG im Berichtsjahr zunächst die Auswirkungen des neuen Rechts für die Praxis. Anschliessend wandte er sich noch kurz der neuen EU-Geschmacksmusterverordnung zu. In Hinblick auf die Möglichkeit der unschädlichen Offenbarung (Art. 3 DesG) warnte der Referent vor einer ungeprüften Verwendung dieses Instituts bei geplanten Schutzausdehnungen. Wenn auch die formelle Neuheit in Europa fast überall gleich verstanden werde, so sei dies doch ausserhalb der EU unter Umständen problematisch, weshalb man im Zweifelsfall darauf verzichten sollte. Im Lichte der Ausführungen der Botschaft zum Schutzbereich (Art. 8 DesG) stellte Volken noch Klärungsbedarf fest, da nach der Botschaft die Schutzvoraussetzungen einerseits nicht strenger sein sollten, der Schutzbereich trotzdem weiter gefasst sei, aber gleichzeitig die bisherige Praxis fortgeführt werden solle. Diese drei Punkte seien nicht ohne weiteres zu vereinbaren. Im Übrigen empfahl der Referent, unter Umständen gewisse Teile des Designs separat anzumelden, da sonst der Schutzbereich zu eng werde. Im Hinblick auf den Aufschub der Veröffentlichung (Art. 26 DesG) betonte der Referent die Notwendigkeit, den Antrag bei der Hinterlegung zu stellen und hob hervor, dass dieses Institut gerade im Zusammenhang mit einer Sammelhinterlegung sehr attraktiv sein könne. Kosten können nach Ansicht von Volken vor allem durch Sammelhinterlegungen, schwarz-weisse Publikationen auch bei farbigen Designs und den Aufschub der Veröffentlichung – bei einem angestrebten Schutz von nicht mehr als 30 Monaten – eingespart werden, aber auch durch einen Verzicht auf eine unnötige Beschreibung. Abschliessend nahm Volken zu der strittigen Frage eines Spezialitätsprinzips im Designrecht Stellung und betonte, dass Art. 1 Abs. 2 der Locarno-Klassifikation eine rein administrative Bedeutung habe. Seiner Ansicht nach muss man daher auf Grund eines qualifizierten Schweigens des Gesetzesgebers zum Schluss kommen, es gebe kein Spezialitätsprinzip in Designrecht. In der anschliessenden Diskussion gab demgegenüber Dr. Peter Wild zu bedenken, dass die Ablehnung eines Spezialitätsprinzips unabsehbare praktische Folgen hätte, wie die nur noch schwierige Feststellbarkeit der Neuheit und die praktische Verunmöglichung von Nachforschungen. Auf die Frage von Carl Eder nach den Voraussetzungen und Folgen einer Abspaltung von der Hinterlegung antwortete Jürg Herren vom Institut, dass bei unterschiedlichen Gegenständen eine Abspaltung in zwei Einzelhinterlegungen mit gleicher Priorität voraussichtlich möglich sei. Auf die Frage von Dr. Magda Streuli-Youssef nach der Anwendung des selbstständigen Klagerechts des ausschliesslichen Lizenznehmers auf bestehende Lizenzverträge, entgegnete Herren, dass Art. 52 Abs. 4 DesG diese Regelung nur für neue Lizenzverträge als anwendbar erkläre. Die Frage, ob der Terminus "bestätigt" auch Änderungsverträge, Verlängerungen von bisherigen Lizenzverträgen etc. betreffe, blieb offen. Im Raum stehen blieben auch zwei Anschlussfragen von Dr. Lucas David und Dr. Michael Treis. David betonte, dass nach Markenrecht die Verkehrsdurchsetzung einer das Wesen der Ware ausmachende oder technisch bedingten Formmarke eben gerade nicht möglich sei und fragte nach einer entsprechenden Verkehrsdurchsetzung des Designs. Treis wandte sich dem Problem zu, ob die unschädliche Offenbarung nun bereits bekannte Designs wieder hinterlegbar mache.

Urheberrecht
Dr. Mark A. Reutter bemerkte einleitend, dass im Berichtszeitraum durch die neuen Richtlinien zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft sowie über das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks in der EU wichtigere Entwicklungen zu verzeichnen gewesen seien als in der Schweiz. Auch in Deutschland sei mit dem neuen Urhebervertragsrecht eine Neuerung eingeführt worden, die in Zukunft auch für die Schweiz Bedeutung haben könne. Nach dem Hinweis auf einige neuere schweizerische Entscheide zum urheberrechtlichen Werkbegriff wandte sich der Referent der EU-Richtlinie über das Folgerecht zu und unterzog diese einer Kritik im Lichte der ökonomischen Analyse des Rechts. Seiner Ansicht nach handelt es sich hier um einen grundsätzlich falschen Ansatz, da der Preis statt der Wertsteigerung in den Mittelpunkt gestellt werde. Somit liege auch bei einem Wertverlust eine "Besteuerung" vor. Bei Anwendung allgemeiner ökonomischer Kriterien erweise sich das Werk für den Händler als weniger wertvoll, was, da der Händler in der Regel die stärkere Partei sei, regelmässig zu einer Reduktion des Ersterwerbspreises führen dürfte. Es sei zumindest zweifelhaft, ob dies im Interesse des Künstlers liege. Dieser werde dadurch praktisch gezwungen, an einer Lotterie teilzunehmen und erhalte im Verkaufszeitpunkt nur einen Teil des ohne Folgerechts zu erzielenden Preises. Dies führe auch im besten Fall zumindest zu einer zeitlichen Verschiebung seines Einkommens. Letztlich werde dadurch auch der Anreiz zur Produktion urheberrechtlicher Werke geschwächt. Für die Schweiz, wo der Referent derzeit keine derartigen Bestrebungen ausmachen konnte, lehnte Reutter ein Folgerecht daher ab. Catherine Mettraux vom IGE wies anschliessend darauf hin, dass das Inkrafttreten der WCT und WPPT-Abkommen eine Revision des URG notwendig mache. Dies betreffe insbesondere die technischen Massnahmen, das "droit moral" für Interpreten und möglicherweise auch die Problematik der Ausnahmen. Dr. Rolf auf der Maur erwähnte sodann das Problem der Abgrenzung des Schutzes durch technische Massnahmen einerseits und der zulässigen Einschränkung des freien Gebrauchs anderseits. Früher seien Ausnahmen im Sinne eines freien Gebrauchs zum Teil eingeführt worden, weil eine unkontrollierbare Massennutzung vorgelegen habe. Dieser Grund sei heute entfallen.

Patentrecht
Christian Müller erläuterte die schweizerische Praxis und die Entscheidungen des Europäischen Patentamtes (EPA) sowie einige ausgewählte ausländische Entscheide im Berichtsjahr. Er wandte sich dann verschiedenen Verfahrensfragen zu, die in Entscheiden des EPA geklärt wurden. Aus der Entscheidung G2/98 (ABl. EPA 2001, 413), wonach eine Erfindung nur dann als "dieselbe Erfindung" im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EPÜ gilt, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann, ergibt sich nach Ansicht des Referenten, dass die Priorität auch aberkannt werden könne, wenn ein wesentliches Anspruchsmerkmal der älteren Anmeldung im Anspruch der jüngeren Anmeldung gestrichen sei. Daraus folgerte Müller, dass die Formulierung der Erstanmeldung unter keinen Umständen überflüssige Merkmale enthalten sollte. Des weiteren wies der Referent darauf hin, dass ein "Disclaimer" nach der neueren Praxis einer technischen Beschwerdekammer unter Umständen generell unzulässig sei, da dadurch gegen das Erweiterungsverbot im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ verstossen würde. Zum vieldiskutierten Problem der Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Geschäftsverfahren (siehe die Entscheidung T 931/95, ABl. EPA 2001, 441) betonte der Referent unter anderem, dass die Technizität einer Erfindung nun als implizit im EPÜ enthaltenes Patentierbarkeitserfordernis bezeichnet wird. Müller wies insbesondere darauf hin, dass eine Vorrichtung zur Durchführung eines rein geschäftlichen Verfahrens unter Umständen zwar als Erfindung im Sinne von Art. 52 EPÜ angesehen werden könne. Es liege nach der Auffassung der Beschwerdekammer aber keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn der beanspruchten Erfindung "eine technische Aufgabe" oder "ein technischer Beitrag zum Stand der Technik" fehle. In der anschliessenden Diskussion betonte Gerd Kolle vom EPA, dass die Entscheidung zur Priorität im Interesse der Rechtssicherheit ergangen sei und auf der Linie der bisherigen Praxis liege. Die "Disclaimer"-Entscheidung werde derzeit angewandt, obwohl keine Einigkeit innerhalb des Amtes bestehe. Im Hinblick auf die Patentierbarkeit von Computerprogrammen bestehe die Kernfrage, heute wie vor 25 Jahren, in der Technizität der Datenverarbeitung. Das Ausführungsmittel sei dabei letztlich nicht entscheidend. Was sich aber gewandelt habe, sei die Prüfung der Technizität. Nach Kolle ist unbedingt an diesem Erfordernis festzuhalten. Anderenfalls werde das Patentrecht zum Auffangbecken für den Schutz aller menschlichen Leistungen, was zu vermeiden sei. Eine Geschäftsmethode sollte daher nie per se geschützt werden können.

Nächste Praxis des Immaterialgüterrechts
Die von über 100 Mitarbeitern von Unternehmen, des IGE sowie der sic!, Richtern und Anwälten besuchte Veranstaltung wurde mit einer Schifffahrt und einem Aperitif auf dem Zürichsee abgeschlossen. Der Erfolg dieser Tagung hat den Vorstand von INGRES ermuntert, diese Art der Veranstaltung alljährlich durchzuführen.
Die nächste Praxis des Immaterialgüterrechts wird am Nachmittag des 1. Juli 2003 am gleichen Ort und im gleichen Rahmen stattfinden.