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Bericht der Schweizerischen Landesgruppe / Rapport du groupe Suisse*

Benützung einer Marke "als Marke" als rechtliche Voraussetzung bezüglich Erwerb, Aufrechterhaltung und Verletzung der Rechte (Q 168)

I.	Gibt es ein Erfordernis, das die Benützung einer Marke «als Marke» verlangt, …

	1.	… um eine Marke zu erwerben (falls Rechte durch Benützung gemäss dem nationalen Recht erworben werden können)?
	2.	… um eine Markenregistrierung aufrechtzuerhalten (d.h. gegen einen Antrag auf Löschung wegen Nicht-Benützung)?
	3.	… um eine Verletzung zu begründen?

II.	Gibt es eine Definition dessen, was die Benützung «als Marke» ist, entweder im Gesetzesrecht oder im Fallrecht?
III.	Gibt es einen Unterschied in der Beurteilung der Benützung «als Marke» zwischen dem Erwerb, der Aufrechterhaltung und der Verletzung von Rechten?
IV.	Wird eine der folgenden Nutzungsformen als Benützung «als Marke» beurteilt

	1.	Benützung im Internet, als Metatag, in «linking» oder «framing»?
	2.	Benützung durch Fan-Clubs oder Anhänger?
	3.	Parodien?
	4.	Vergleichende Werbung?

V.	Si, d’après le régime national du Groupe, l’usage comme marque est confiné aux indications traditionnelles d’origine ou d’identification, des usages non conventionnels sont-ils néanmoins punissables de par la loi sur les marques ou d’autres lois (par exemple les lois sur la concurrence déloyale ou sur les pratiques du commerce)?
VI.	Si l’usage «en tant que marque» dans le sens traditionnel est requis pour établir la contrefaçon, est-ce que les marques «de haute renommée», «célèbres», «notoires» ou «jouissant d’une réputation» utilisées sur des produits et services différents sont protégées?

I. Gibt es ein Erfordernis, das die Benützung einer Marke «als Marke» verlangt, …
1. … um eine Marke zu erwerben (falls Rechte durch Benützung gemäss dem nationalen Recht erworben werden können)?
Das Markenrecht entsteht grundsätzlich mit der Eintragung im Register unabhängig von einer allfälligen Benützung der Marke (Art. 5 MSchG). Es gibt jedoch subjektive Rechte nach dem Markenschutzgesetz, deren Voraussetzungen zumindest eng mit einer Benützung der Marke zusammenhängen:

–	Der Inhaber einer Marke, welche in der Schweiz nicht eingetragen, jedoch notorisch bekannt ist im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), hat das Recht, sich gegebenenfalls der jüngeren Registrierung einer Drittmarke in der Schweiz zu widersetzen. Art. 6bis PVÜ ist im Lichte von Art. 16 Abs. 2 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 (TRIPS) auszulegen. Um Notorietät gemäss Artikel 6bis PVÜ zu erlangen, ist indessen nach der in der Schweiz wohl herrschenden Anschauung zwar nicht zwingend eine Markenbenützung in der Schweiz erforderlich, jedoch mindestens ein erhöhtes Markenbewusstsein der Abnehmerkreise. Notorietät wird dabei ohne mindestens im Ausland erfolgte Benützungshandlungen praktisch kaum zu erreichen sein.
–	Die Benützung einer Marke auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. November 1928 über die internationalen Ausstellungen in einem Mitgliedstaat der PVÜ verleiht das Recht, für die Hinterlegung das Datum des Eröffnungstages der Ausstellung zu beanspruchen, sofern die Marke innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt hinterlegt wird. Schweizerische Rechtsprechung zu diesem Staatsvertrag ist spärlich. Es darf angenommen werden, dass der Begriff der Benützung hier derselbe ist wie nach I.2 / I.3.
–	Der Markeninhaber kann einem Dritten nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung benütztes Zeichen weiter zu benützen (Art. 14 MSchG). Die Erlangung eines solchen Weiterbenützungsrechts bedarf keiner Vorbenützung, wie sie zur Aufrechterhaltung einer Marke erforderlich ist (vgl. Fragen I.2 und III.). Das Zeichen muss bloss in irgendeiner Weise gutgläubig im Wirtschaftsverkehr benützt worden sein. Andererseits bildet der (auch qualitative) Umfang dieser bisherigen Benützung die entsprechende Grenze des Weiterbenützungsrechts. Wenn also die Vorbenützung nicht «als Marke» erfolgte, so besteht auch kein Weiterbenützungsrecht «als Marke».
–	Im Gemeingut stehende Zeichen, die nicht absolut freihaltebedürftig sind, können als Marken eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr als Marke für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Diese Verkehrsdurchsetzung verlangt einen Gebrauch «als Marke». Ein nicht markenmässiger Gebrauch führt nicht zur Durchsetzung.

 
2. … um eine Markenregistrierung aufrechtzuerhalten (d.h. gegen einen Antrag auf Löschung wegen Nicht-Benützung)?
Der Markeninhaber kann sein Markenrecht laut Gesetz grundsätzlich nur geltend machen, wenn er seine Marke innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen benützt, für die sie beansprucht wird (Art. 11 / 12 MSchG). Eine solche rechtserhaltende markenmässige Benützung setzt nach der Lehre voraus, dass die Marke als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen im grundsätzlich inländischen Wirtschaftsverkehr mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gebraucht wird. Der Zusammenhang zwischen Marke und Ware bzw. Dienstleistung wird dann als hinreichend betrachtet, wenn die Marke umgehend als deren Identifizierungsmittel zu erkennen ist (vgl. Frage III.). Gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ist eine Marke «ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden». «Identifizierung» bedeutet daher im Licht dieser Bestimmung «Identifizierung der unternehmensmässigen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen». Eine rechtserhaltende markenmässige Benützung liegt zudem gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG nur vor, wenn die Marke entsprechend der Registrierung oder in einer von der Registrierung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wird.

3. … um eine Verletzung zu begründen?
Zur Begründung einer Markenrechtsverletzung verlangen Lehre und Rechtsprechung gestützt auf den offenen Gesetzeswortlaut von Art. 13 MSchG das Vorliegen einer rechtsverletzenden kennzeichenmässigen Benützung der Marke, wofür nicht nur die Benützung eines identischen oder verwechselbar ähnlichen Kennzeichens zur Identifizierung einer Ware oder Dienstleistung genügt, sondern insbesondere auch die Benützung einer identischen oder verwechselbar ähnlichen Firma, Enseigne oder anderen Geschäftsbezeichnung (zum Vergleich mit der rechtserhaltenden markenmässigen Benützung siehe Fragen I.2 und III.). Ausserdem kann eine Markenverletzung auch durch die Verwendung einer fremden Marke in der Werbung erfolgen, namentlich wenn dies zwecks anlehnender oder vergleichender Werbung geschieht oder der Beschreibung des eigenen Angebots dient.
Die Benützung «als Marke» ist daher für die Frage der Verletzung weniger wichtig. Die Abgrenzung zwischen verletzendem und nichtverletzendem Gebrauch entscheidet sich nicht an der Frage der Benützung «als Marke».

II. Gibt es eine Definition dessen, was die Benützung «als Marke» ist, entweder im Gesetzesrecht oder im Fallrecht? Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als ein «Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden». Daraus darf im Prinzip abgeleitet werden, dass eine Benützung «als Marke» eine solche ist, bei der das Zeichen vom Publikum als Hinweis auf die unternehmensmässige Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird.

III. Gibt es einen Unterschied in der Beurteilung der Benützung «als Marke» zwischen dem Erwerb, der Aufrechterhaltung und der Verletzung von Rechten?
Da das subjektive Markenrecht grundsätzlich nicht gestützt auf eine Benützung der Marke, sondern durch die Eintragung in das Markenregister entsteht (Art. 5 MSchG, vgl. Frage I.1), wobei das Recht demjenigen zusteht, der die Marke (zuerst) hinterlegt hat (Art. 6 MSchG), gibt es im Zusammenhang mit dem Erwerb des Markenrechts an sich überhaupt kein rechtliches Erfordernis der Benützung. Somit kann insofern auch keine Abgrenzung zur Benützung der Marke bei der Aufrechterhaltung und bei der Verletzung von Rechten stattfinden. Dies gilt auch in den Ausnahmefällen, in denen das subjektive Markenrecht auf Grund der Beanspruchung der Priorität gemäss Art. 4 PVÜ (Art. 7 MSchG) oder der Ausstellungspriorität im Sinne von Art. 11 PVÜ (Art. 8 MSchG) bei einem Hinterleger entsteht, der die Marke nicht als Erster in der Schweiz hinterlegt hat. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die Benützung im Rahmen einer Ausstellung für sich allein genommen noch kein Recht an einem Kennzeichen bewirkt, sondern allenfalls eine bessere Priorität, wenn später eine Hinterlegung vorgenommen wird. Schliesslich ist die Benützung der Marke auch für die Zuteilung des Markenrechts bei gleichem Hinterlegungsdatum zweier Anmelder unerheblich.
Notorische Marken im Sinne von Art. 6bis PVÜ und Art. 16 Abs. 2 TRIPS sind in Hinblick auf den Schutz gegen Drittzeichen auch ohne Registrierung zumindest im Widerspruchs- und im Löschungsverfahren den in der Schweiz hinterlegten oder eingetragenen Marken gleichgestellt (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Für diesen Schutz notorischer Marken ist eine Benützung in der Schweiz nicht zwingend erforderlich. Somit ist ein Vergleich mit der Benützung der in der Schweiz eingetragenen Marke bei der Aufrechterhaltung und bei der Verletzung von Rechten in diesem Fall ebenfalls nicht möglich. Obwohl auch eine Benützung im Ausland an sich gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, geht die wohl herrschende schweizerische Lehre davon aus, dass Notorietät in der Schweiz zumindest Benützungshandlungen im Ausland voraussetzt. Dabei dürfte es sich jedoch um eine faktische und nicht um eine rechtliche Voraussetzung handeln, zumal zumindest theoretisch Ausnahmen nicht völlig ausgeschlossen erscheinen. Da im Recht des betreffenden Territoriums sodann gar kein Benützungszwang vorgesehen sein muss (Art. 5 C PVÜ und Art. 19 Abs. 1 TRIPS), kann die im Ausland vorausgesetzte Benützung auch nicht generell mit der Benützung der Marke für die Aufrechterhaltung des Markenrechts im betreffenden ausländischen Territorium verglichen werden.
Der Markeninhaber kann einem Dritten die Benützung eines bereits vor der Hinterlegung benützten Zeichens im bisherigen Umfang nicht verbieten (Art. 14 MSchG). Obwohl das Gesetz von «Zeichen» und nicht von «Marke» spricht, geht die wohl herrschende Lehre stillschweigend davon aus, dass sich dieses Weiterbenützungsrecht nicht auf die bisherige Benützung irgendeines Kennzeichens, sondern nur auf die bisherige Benützung eines Zeichens als Marke bezieht. Nach einem Teil der Lehre werden hier allerdings auch Fälle früherer Benützung miteinbezogen, in denen überhaupt kein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt. Nach der Meinung der Arbeitsgruppe liegt dann aber ohnehin keine Markenverletzung vor, sodass ein Weiterbenützungsrecht hier ausser Betracht fällt. Da sich das Recht des Vorbenützers sowohl quantitativ als auch qualitativ nach seiner bisherigen Benützung richtet, werden an diese Benützung vom Gesetz her nicht dieselben Anforderungen gestellt wie für die Aufrechterhaltung eines Markenrechts. Geht man jedoch mit der wohl herrschenden Lehre davon aus, dass diese Benützung als Marke erfolgen muss, so ist zumindest die ernsthafte Benützung im Wirtschaftsverkehr als Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen erforderlich (vgl. Frage I.2). Wie auch die unmittelbar anschliessenden Ausführungen zeigen, entspricht die für ein Weiterbenützungsrecht notwendige Benützung somit weder genau der Benützung für die Aufrechterhaltung noch derjenigen für die Verletzung des Markenrechts.
Eine mit dem Recht des Vorbenützers vergleichbare Stellung kann derjenige Dritte erreichen, der die Marke während eines längeren Zeitraumes kennzeichenmässig benützt und sich dadurch einen wertvollen wirtschaftlichen Besitzstand aufbaut, obwohl der Markeninhaber diese Benützung kannte oder kennen musste. Unter diesen Umständen tritt nach der Lehre und Rechtsprechung die Verwirkung der Abwehransprüche des Markeninhabers ein. Ob dies unter allen Umständen nur dann gilt, wenn der Dritte jederzeit gutgläubig war, ist strittig. Das schweizerische Gesetzesrecht kennt keine feste Frist, nach welcher die Verwirkung eintritt, sondern überlässt die Festlegung des Zeitpunkts im Einzelfall dem Gericht. Im Gegensatz zum Vorbenützungsrecht kann diese Rechtsposition des Dritten nicht nur bei der Benützung des Zeichens als Marke, sondern bei jeder Benützung entstehen, die an sich unter einen der Abwehransprüche des Markeninhabers fällt, d.h. bei jedem kennzeichenmässigen Gebrauch für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr. Andererseits begründet die Verwirkung nur eine Hinderung der Rechtsdurchsetzung auf Seiten des Markeninhabers und kein subjektives Recht des Dritten, was sich unter anderem darin niederschlägt, dass sich diese Rechtsposition des Dritten, anders als das Weiterbenützungsrecht (Art. 14 Abs. 2 MSchG), nicht und auch nicht gemeinsam mit dem Unternehmen übertragen lässt.
Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann das Markenrecht unter Vorbehalt von wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend gemacht werden (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Bereits der Wortlaut des Gesetzes verlangt somit den Gebrauch des eingetragenen Zeichens als Marke und nicht bloss irgendeinen kennzeichenmässigen Gebrauch. Zudem muss die Marke im Zusammenhang mit den geschützten Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr benützt werden. Wird das Zeichen im Wirtschaftsverkehr benützt, ist nicht zwingend das Vorliegen eines Veräusserungsgeschäftes notwendig. Die Lehre verlangt sodann eine gewisse Ernsthaftigkeit der Benützung. Die Marke muss ausserdem entweder im Inland oder im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen benützt werden (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Ein Zusammenhang des Gebrauchs der Marke mit den Waren und Dienstleistungen wird nach der Lehre nur angenommen, wenn die Marke im traditionellen Sinne «als Marke» benützt wird, d.h. also zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass die Marke zugleich auch der Unterscheidung von anderen Waren und Dienstleistungen desselben Unternehmens dient. Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist jedoch kein Anbringen auf der Ware oder Verpackung notwendig, sofern die Benützung der Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens ohne weiteres erkennbar ist. Insofern gibt es keinen Numerus Clausus der rechtserhaltenden Benützungsformen. Um das ganze Markenrecht aufrecht zu erhalten, muss die Marke allerdings für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen benützt werden. Eine Benützung in abweichender Form wird angerechnet, soweit keine wesentliche Abweichung vorliegt (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Anders als bei der verletzenden Benützung genügt es jedoch nicht, dass die abweichende Form mit der eingetragenen Marke verwechselbar ist. Vielmehr muss die benützte Marke nach der wohl herrschenden Lehre von den betroffenen Verkehrskreisen als dieselbe Marke wie das eingetragene Zeichen aufgefasst werden.
Demgegenüber bestehen die Abwehransprüche des Markeninhabers gegen eine verletzende Benützung nicht nur dann, wenn der Verletzer das eingetragene Zeichen markenmässig benützt. Vielmehr genügt jede Benützung als Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr, um eine Verletzung zu begründen (Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 MSchG). Dies bedeutet, dass ein Markenrecht durch die Benützungshandlung eines Dritten verletzt sein kann, obwohl dieselbe Handlung, wenn sie vom Markeninhaber ausgeführt würde, zur Aufrechterhaltung des Markenrechts nicht geeignet wäre. Sofern keine berühmte Marke (Art. 15 MSchG) vorliegt, muss allerdings auch die verletzende Benützung einen Zusammenhang zu den geschützten Waren und Dienstleistungen haben. Es wird jedoch nicht verlangt, dass der Verletzer das Zeichen «als Marke» benützt, d.h. dass seine Zeichenbenutzung die Herkunfts- und die Unterscheidungsfunktion erfüllt. Im Unterschied zur rechtserhaltenden Benützung kann eine verletzende Benützung zudem auch schon dann vorliegen, wenn das geschützte Zeichen nur in einem Einzelfall gebraucht wird, was bei der Beurteilung einer Benützung zur Aufrechterhaltung des Markenrechts unter Umständen noch nicht als ernsthafter Gebrauch bewertet würde. Schliesslich genügt es, wenn das verletzende Zeichen mit der eingetragenen Marke verwechselbar ist. Anders als bei der rechtserhaltenden Benützung müssen die betroffenen Verkehrskreise die beiden benützten Zeichen somit nicht unbedingt als gleiche Marke auffassen.

IV. Wird eine der folgenden Nutzungsformen als Benützung «als Marke» beurteilt:
1. Benützung im Internet, als Metatag, in «linking» oder «framing»?
Die Benützung auf einer Website im Internet gilt nach der wohl herrschenden Lehre als Benützung des Zeichens «als Marke». Zu beachten ist allerdings, dass auch in diesem Fall die übrigen Voraussetzungen der Markenbenützung erfüllt sein müssen. Aus dem Erfordernis der Benützung der Marke in der Schweiz ergibt sich nach der wohl herrschenden Lehre insbesondere, dass die Website entweder von einem schweizerischen Provider stammen oder der Inhalt der Website einen Bezug zur Schweiz aufweisen muss. Im Lichte der allgemeinen Voraussetzungen dürfte die Benützung einer Marke durch einen Knaben auf seiner privaten Website sodann beispielsweise nach der wohl herrschenden Lehre keine markenverletzende Benützung darstellen, da die Benützung des Zeichens nicht im Geschäftsverkehr erfolgt. Als Ausnahme einer Markenverletzung, die nicht an die Benützung des Zeichens in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geknüpft ist, muss auch hier die berühmte Marke (Art. 15 MSchG) genannt werden.
Die Benützung einer Marke als Domainnamen stellt in diesem Lichte ebenfalls eine Markenverletzung dar, wenn ein Gebrauch im Zusammenhang mit den geschützten Waren und Dienstleistungen anzunehmen ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn auf der bezeichneten Website selbst diese Waren und Dienstleistungen angeboten oder beworben werden. Unter welchen Umständen eine Weiterverweisung genügt, ist strittig. Unter denselben Voraussetzungen gilt die Benützung eines Domainnamens grundsätzlich auch als ausreichende Benützung zur Aufrechterhaltung des Markenrechts. Auch hier sind aber die allgemeinen Voraussetzungen einzuhalten, was in diesem Zusammenhang insbesondere bedeutet, dass der Domainnamen nicht wesentlich von der eingetragenen Marke abweichen darf (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die blosse Reservierung eines Domainnamens stellt nach der wohl herrschenden Lehre dagegen in der Regel weder eine Markenverletzung noch einen genügenden Gebrauch zur Aufrechterhaltung des Markenrechts dar. Da sich der Markeninhaber nach schweizerischem Recht allerdings auch gegen die blosse Gefährdung durch eine drohende Verletzung wehren kann (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG), kann unter Umständen auch gegen eine blosse Reservierung vorgegangen werden, wenn zugleich eine drohende Verletzung nachgewiesen wird.
Die Benützung als Metatag ist nach noch nicht gefestigter Lehre unter den gleichen Voraussetzungen eine Benützung des Zeichens als Marke wie die Benützung des Zeichens als Domainname. Der Umstand, dass Metatags, anders als Domainnamen, nicht ohne weiteres erkennbar sind, hindert es nach dieser Lehre nicht, ihre Benützung als Gebrauch im Wirtschaftsverkehr anzusehen.
Nach der wohl herrschenden Lehre ist der Outlink, der einer Marke unterlegt wird, zumindest immer dann eine rechtsverletzende Benützung, wenn nicht auf die Homepage des Markeninhabers verwiesen wird und ein Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliegt. Bei einem Verweis auf die Homepage des Markeninhabers nimmt die noch nicht gefestigte Lehre zwar einen an sich kennzeichenmässigen Gebrauch, aber zugleich auch einen Rechtfertigungsgrund an. Eine rechtserhaltende Benützung durch einen blossen Outlink dürfte nach der noch nicht gefestigten Lehre regelmässig an dem nicht ausreichenden Zusammenhang mit den geschützten Waren und Dienstleistungen scheitern. Diese Überlegungen gelten nach der wohl herrschenden Lehre grundsätzlich auch für den Inline-Link, bei dem Bausteine in die Seite einer Website integriert sind, die auf einem Web selber gespeichert sind, sodass also nicht erkennbar ist, dass ein Teil der Seite einen anderen Ursprung hat. Nach der wohl herrschenden Lehre kommt bei Datenbanken im Internet in diesem Fall allerdings Art. 16 MSchG über die Kennzeichnung in Wörterbüchern und anderen Nachschlagwerken zur Anwendung, sodass von den Verantwortlichen der Website eine Kennzeichnung des Zeichens als geschützte Marke verlangt werden kann.
Beim sogenannten «framing» besteht nach der noch nicht gefestigten Lehre diesbezüglich keine andere Rechtslage als beim Inline-Link (siehe den vorangehenden Abschnitt).

2. Benützung durch Fan-Clubs oder Anhänger?
Nach der wohl herrschenden Lehre ist die Benützung der Marke durch Fanclubs oder Anhänger weder eine Benützung, die zur Aufrechterhaltung des Markenrechts genügt, noch eine markenverletzende Benützung. Die rechtserhaltende Benützung der Marke scheidet in der Regel bereits deswegen aus, weil diese dem Markeninhaber nur zugerechnet wird, wenn er sie selbst vornimmt oder sie durch einen Dritten mit seiner Zustimmung erfolgt, wobei die Marke im Zusammenhang mit den geschützten Waren- und Dienstleistungen gebraucht werden muss (Art. 11 Abs. 1 und Abs. 2 MSchG). Sowohl die Annahme einer rechtserhaltenden Benützung als auch die Annahme einer rechtsverletzenden Benützung scheitern nach der wohl herrschenden Lehre aber vor allem daran, dass keine Benützung im Wirtschaftsverkehr erfolgt. Eine Benützung im Wirtschaftsverkehr und damit auch eine rechtsverletzende Benützung liegt aber selbstverständlich dann vor, wenn der Fanclub Fanartikel vertreibt etc. und die geschützte Marke für solche Waren eingetragen ist.

3. Parodien?
Die Frage der Benützung von Parodien eines Zeichens «als Marke» ist nach der sehr spärlichen Lehre zu dieser Frage nach den allgemeinen Prinzipien zu entscheiden. Danach ist es entscheidend, ob die Benützung markenmässig (bei der Aufrechterhaltung) oder kennzeichenmässig (bei der Verletzung) erfolgt. Im Rahmen der allgemeinen Voraussetzungen ist ein rechtserhaltender Gebrauch daher nur dann anzunehmen, wenn die Parodie nicht als solche zu erkennen ist und sie von den betroffenen Verkehrskreisen zudem der eingetragenen Marke zugerechnet wird. Eine rechtsverletzende Benützung liegt vor, wenn nicht ohne weiteres erkennbar ist, dass es sich um eine Parodie handelt und im Übrigen eine kennzeichenmässige Benützung im Wirtschaftsverkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliegt (siehe Frage III.). Wenn an sich keine kennzeichenmässige Benützung im Wirtschaftsverkehr gegeben ist, dies aber ebenfalls nicht ohne weiteres erkennbar ist, liegt nach noch nicht gefestigter Lehre ebenfalls eine Markenverletzung vor.

4. Vergleichende Werbung?
Der Gebrauch in der Werbung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach der wohl herrschenden Lehre grundsätzlich rechtserhaltend, sofern das Kriterium der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs nicht verneint werden muss, was jedoch bei länger anhaltender Benützung ausschliesslich in der Werbung nach Ansicht der Arbeitsgruppe regelmässig zutreffen dürfte. Die Benützung der Marke in der vergleichenden Werbung ist nach der herrschenden Lehre insbesondere rechtsverletzend, wenn sie kennzeichenmässig im Zusammenhang mit den geschützten Waren und Dienstleistungen geschieht. Wie weit in solchen Fällen allenfalls Rechtfertigungsgründe zum Zuge kommen, die eine solche vergleichende Benützung dennoch als nicht rechtswidrig erscheinen lassen, ist bisher noch weitgehend ungeklärt.

V. Si, d’après le régime national du Groupe, l’usage comme marque est confiné aux indications traditionnelles d’origine ou d’identification, des usages non conventionnels sont-ils néanmoins punissables de par la loi sur les marques ou d’autres lois (par exemple les lois sur la concurrence déloyale ou sur les pratiques du commerce)?
L’art. 13 al. 2 let. e LPM donne au titulaire de la marque le droit d’interdire à des tiers d’apposer la marque sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires.
La LPM ne précise cependant pas si l’usage dont il est question se réfère à l’usage nécessaire à la protection de la marque ou s’il faut interpréter cet usage plus largement. En réalité, ce qui est déterminant c’est de savoir si l’usage critiqué crée un risque de confusion avec la marque du titulaire.
Par conséquent, la loi sur la protection des marques permet au titulaire d’une marque de se défendre contre tout usage de son signe ou d’une imitation de celui-ci qui causerait un risque de confusion, peu importe la manière dont la marque est concrètement utilisée (cf. pt. I.3. supra).
La loi contre la concurrence déloyale accorde également une protection complémentaire au titulaire de la marque en cas de dénigrement, p. ex. si la marque est parodiée ou piratée.

VI. Si l’usage «en tant que marque» dans le sens traditionnel est requis pour établir la contrefaçon, est-ce que les marques «de haute renommée», «célèbres», «notoires» ou «jouissant d’une réputation» utilisées sur des produits et services différents sont protégées?
Lorsqu’une marque acquiert une haute renommée, son titulaire peut en vertu de l’art. 15 LPM interdire à tout tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.
Sont réservés les droits acquis sur un signe, avant que la marque ne devienne de haute renommée (art. 15 al. 2 LPM en relation avec l’art. 14 LPM).
Les marques de haute renommée bénéficient d’une protection plus étendue que celle que la loi réserve aux marques qui ne présentent pas la caractéristique d’être de haute renommée. Cette protection est soumise à certaines conditions:

a)	La marque doit en premier lieu être une marque de haute renommée, ce qui implique qu’elle soit très connue et que le public lui associe des biens ou services de grande qualité.
b)	La marque de haute renommée n’est protégée que si l’une des sous-conditions suivantes sont réalisées:

	i.	L’usage de la marque par le tiers doit menacer le caractère distinctif de la marque. Peu importe la forme de l’usage, la loi vise en réalité toute utilisation qui serait faite de la marque de haute renommée. Le caractère distinctif de la marque de haute renommée doit être menacé. Ce sera le cas, en particulier si la marque de haute renommée est utilisée en relation avec des biens ou services similaires ou identiques à ceux pour lesquels la marque de haute renommée est utilisée. La marque de haute renommée est également protégée contre les variations (RSPI 1981, 69, «Coca line / Coca Cola»).
	ii.	Le tiers doit chercher à exploiter la réputation de la marque de haute renommée. La jurisprudence tend à examiner dans chaque cas si le tiers tire véritablement profit de la réputation de la marque de haute renommée (ATF 124 III, 285, «Nike»).
	iii.	Le titulaire de la marque de haute renommée peut également interdire à tout tiers de faire usage de cette marque lorsque cet usage lui porte atteinte. Pour déterminer s’il existe une atteinte, il faut examiner la situation au regard du droit de la personnalité ou du droit de la concurrence déloyale.

En revanche, les marques notoires ne disposent pas d’une protection plus étendue. La LPM ne contient aucune disposition propre à fonder un régime préférentiel.
La LCD peut naturellement s’appliquer pour autant que l’usage de la marque par le tiers puisse être considéré comme un acte de concurrence déloyale.
Il faut cependant noter que la jurisprudence fait toujours preuve d’une certaine réserve et hésite à accorder à une marque une protection qui n’est pas prévue par la législation sur les marques.

Zusammenfassung
Der tatsächliche Gebrauch einer Marke «als Marke» dient (während der Karenzfrist ihrer Eintragung) nur ausnahmsweise als rechtliche Schutzvoraussetzung, nämlich bei der notorisch bekannten Marke, beim internationalen Ausstellungsschutz, beim Weiterbenützungsrecht und bei der Verkehrsdurchsetzung. Die in diesen Ausnahmefällen erforderliche Benützung lässt sich mit dem rechtserhaltenden und rechtsverletzenden Gebrauch kaum vergleichen; die an den Markengebrauch zu stellenden Anforderungen müssen deshalb je nach Rechtsfrage individuell formuliert werden. Die Markenbenützung im Internet – auf einer Website, in einem Domain Namen, als Metatag, Outlink, Inline-Link oder Frame – kommt als markenverletzender Gebrauch in Frage, nicht jedoch die Markenbenützung durch Fan-Clubs, Anhänger oder in als solchen erkennbaren Parodien. Nach schweizerischer Auffassung ist der Markenschutz gegen jede Markenbenützung gerichtet, die eine Verwechslungsgefahr bewirkt. Bei berühmten Marken genügt eine Bedrohung der Kennzeichnungskraft, des guten Rufs oder eine anderweitige Beeinträchtigung. Die blosse Art der Zeichenbenützung ist deshalb nicht allein ausschlaggebend.

Résumé
L’usage effectif d’une marque «en tant que marque» ne constitue qu’exceptionnellement une condition légale à sa protection (pendant le délai de carence de l’inscription), soit plus particulièrement, lorsqu’elle est notoire, ou en raison de la protection accordée lors d’expositions, ou lorsqu’il s’agit du droit de poursuivre l’utilisation antérieure d’un signe et lorsque la marque est devenue une marque imposée. L’usage nécessaire à la protection d’une marque dans ces circonstances exceptionnelles doit être distingué d’une part de l’usage qui a pour effet de maintenir la protection de la marque et d’autre part de l’usage qui constituerait une violation du droit à la marque. Il y a en conséquence lieu de traiter de manière particulière les exigences en matière d’usage de la marque en fonction des questions juridiques qui se posent. L’usage de la marque sur le Net – sur un site web, dans un nom de domaine, comme Metatag, Outlink, Inline-Link ou Frame – peut entrer en ligne de compte comme usage propre à constituer une utilisation contraire au droit des marques, à la différence toutefois lorsque l’usage est le fait de Fan-Clubs, de supporters ou que l’usage peut être qualifié de parodie. Selon l’opinion suisse, la protection de la marque est dirigée contre toute utilisation de la marque, qui crée un risque de confusion. Si la marque est une marque de haute renommée, il suffit que la force distinctive ou la bonne réputation soient menacées. Le type d’utilisation n’est en soi pas déterminant.

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*	Mitglieder der Arbeitsgruppe: Alexandra Frei (Vorsitzende), David Aschmann, Nathalie Barth, Dr. Christoph Gasser, Dr. Peter Heinrich, Markus Ineichen, Pierre-Alain Killias, Barbara K. Müller, Patrick Nützi, Suzanne Périat, Dr. Marc Schwenninger, Madeleine Schim van der Loeff und Dr. Conrad Weinmann

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