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ROBERT FLURY*

Nichtgebrauch der Marke - Rechtsfolgen und dogmatische Einordung

Vorliegend werden die Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs im Einzelnen dargelegt, und anschliessend wird ein Vorschlag für die dogmatische Einordnung dieser Rechtsfolgen gemacht.

II. Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs

1. Die Rechtsfolgen gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG

a) Lehre und Rechtsprechung
Gemäss dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG muss der Markeninhaber innerhalb der Karenzfrist seine Marke gebrauchen, weil er sonst sein Markenrecht «nicht mehr geltend machen» kann. In der Botschaft ist vom Ausschluss von Ansprüchen die Rede: «Unterbleibt die Gebrauchsaufnahme innerhalb der Fünfjahresfrist und liegen dafür keine Rechtfertigungsgründe vor, so kann der Inhaber aus der Eintragung keinerlei Ansprüche mehr ableiten»¹.
Für David liegen die Folgen des Nichtgebrauchs darin, dass der Markeninhaber seine zivilrechtlichen Unterlassungs- sowie Schadenersatzansprüche und den strafrechtlichen Rechtsschutz verliert². Marbach spricht diesbezüglich vom Verlust der «Durchsetzbarkeit des Markenrechts»³. Für beide Autoren liegt die Rechtsfolge des erfolgreich geltend gemachten Nichtgebrauchs in der Nichtigkeit der Marke⁴. Willi hält diesbezüglich fest, dass das Markenrecht nach Ablauf der Karenzfrist nicht mehr «geltend gemacht» werden könne⁵. Die nichtgebrauchte, im Markenregister eingetragene Marke hat für Marbach zwar Rechtsbestand, befindet sich aber in einer Art "Schwebezustand"⁶.
Gerichtsentscheide in diesem Zusammenhang lassen sich kaum finden. In den wenig zahlreichen Fällen, in denen dieser Problemkreis zumindest am Rande Erwähnung findet, geht das Bundesgericht davon aus, dass der Nichtgebrauch der Marke das Erlöschen des Markenrechts zur Folge hat⁷.

b) Folgen der Nichtgebrauchseinrede und der Nichtgebrauchsklage
Die Folgen des Nichtgebrauchs treten nicht nur ein, wenn der Markeninhaber seine Marke nicht innerhalb von fünf Jahren seit der Eintragung der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht (Art. 12 Abs. 1 MSchG), sondern auch, wenn die Marke zunächst rechtsgenügend gebraucht, dieser Gebrauch aber später während mehr als fünf Jahren eingestellt wird (Art. 12 Abs. 2 MSchG)⁸. Während die Karenzfrist im ersten Fall mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist zu laufen beginnt, läuft sie bei der Einstellung des Gebrauchs vom letzten Tag des rechtserhaltenden⁹ Gebrauchs an¹⁰. Nichtgebrauch der Marke bedeutet somit, dass die Marke während mehr als fünf Jahren nach Ablauf der Karenzfrist ununterbrochen nicht rechtsgenügend gebraucht wurde¹¹. Die Folgen des Nichtgebrauchs treten indessen nicht ein, wenn der Nichtgebrauch mit wichtigen Gründen gerechtfertigt werden kann (Art. 12 Abs. 1 MSchG)¹².
Ohne gerichtliche Anordnung oder Antrag des Markeninhabers wird die Marke nicht im Markenregister gelöscht¹³. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Rechtswirkungen der Einrede des Nichtgebrauchs zukommen¹⁴, da die Marke trotz der erfolgreich geltend gemachten Einrede im Markenregister eingetragen bleiben kann. Marbach spricht sich aus rechtspolitischen Überlegungen dafür aus, die sog. Nichtigkeitsfolgen auch bei der Einrede eintreten zu lassen, selbst wenn unter diesen Umständen die Verlässlichkeit des Markenregisters nicht gewährleistet werden könne¹⁵. David beschränkt die Wirkungen der Einrede auf die Parteien. Gleichwohl geht dieser Autor davon aus, dass die Einrede ein Verschieben des Prioritätsdatums der Marke zur Folge habe, wenn der Markeninhaber den Gebrauch der zuvor nicht gebrauchten Marke zu einem späteren Zeitpunkt aufnehme¹⁶.
Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Einrede des Nichtgebrauchs werden m.E. nur behoben, wenn die Wirkungen der Einrede auf die Parteien beschränkt bleiben¹⁷. Nur wenn der festgestellte Nichtgebrauch zur Löschung der Marke führt, kann der Einrede erga omnes-Wirkung zukommen. Im Widerspruchsverfahren hat die berechtigt, aber verspätet vorgebrachte Einrede des Nichtgebrauchs denn auch überhaupt keine Folgen¹⁸. Obwohl dem Markenregister keine positive Rechtskraft zukommt¹⁹, sollte verhindert werden, dass sog. nichtige Zeichen eingetragen bleiben, weil sich Markenanmelder bereits bei der Schöpfung ihres Zeichens auf die Verbindlichkeit des Markenregisters verlassen können müssen. Solange die Marke eingetragen bleibt, ist sie nicht nichtig, sondern anfechtbar²⁰. Aus diesem Grunde ist der Begriff Nichtigkeitseinrede unzutreffend. Es sollte deshalb besser von der Nichtgebrauchseinrede gesprochen werden.
Die Rechtsfolge der erfolgreichen Nichtgebrauchseinrede ist, dass der Markeninhaber sein Exklusivrecht gegenüber Dritten, die markenrechtsverletzende Handlungen begehen und die die Nichtigkeitseinrede erheben, nicht mehr durchsetzen kann. Der Markeninhaber verliert somit die Verbotsrechte gemäss Art. 13 MSchG, die zivilrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 52 ff. MSchG und den strafrechtlichen Schutz gemäss Art. 61 ff. MSchG. Entsprechende Klagen sind mangels Aktivlegitimation abzuweisen und auf Anzeigen ist nicht einzutreten²¹. Dasselbe gilt auch im Hinblick auf die Geltendmachung der Sperrkompetenz²² der eingetragenen, nichtgebrauchten Marke: Wird der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke erfolgreich geltend gemacht, ist der Widerspruch abzuweisen²³. Da die Marke nach wie vor im Markenregister eingetragen bleibt, kann der Markeninhaber weiterhin versuchen, seinen Abwehranspruch gegenüber anderen Dritten geltend zu machen. Solange diese die Einrede des Nichtgebrauchs nicht erheben, kann das Vorgehen sogar zum Erfolg führen.
Somit hat ²⁴ wegen Nichtgebrauchs die Löschung der Marke im Register zur Folge²⁵. Theoretisch ist auch eine negative Feststellungsklage denkbar, im Rahmen derer lediglich der Nichtgebrauch der Marke festgestellt wird²⁶, doch kann davon ausgegangen werden, dass die «Nichtigkeitsklage» mit dem Antrag auf Löschung der Marke im Register verbunden werden wird. «Nichtigkeitsklage» ist im Zusammenhang mit dem Nichtgebrauch ohnehin irreführend, weil mit dem Begriff der Nichtigkeit die Vorstellung der Nichtexistenz eines Rechts verknüpft ist²⁷. Mit der erfolgreichen «Nichtigkeitsklage» als Folge des Nichtgebrauchs wird indessen ein bestehendes Markenrecht²⁸ zum Erlöschen gebracht, gleichgültig ob die Marke bereits gebraucht worden ist oder nicht. M.E. ist deshalb Nichtgebrauchsklage²⁹ die zutreffendere Bezeichnung, da damit in sachlicher Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass der Bestand der Marke wegen Nichtgebrauchs in Frage gestellt wird³⁰. Nur die Löschung der Marke als Folge der Nichtgebrauchsklage hat deshalb das Erlöschen³¹ des Markenrechts wegen Nichtgebrauchs mit Wirkung erga omnes zur Folge³². Führt die Nichtgebrauchsklage demgegenüber nicht zur Löschung der Marke, weil einzig der Nichtbestand des Markenrechts festgestellt wird, erlischt das Markenrecht nur im Verhältnis zur Partei, die den Nichtgebrauch der Marke geltend gemacht hat³³.

2. Die Rechtsfolgen gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG
Art. 12 Abs. 2 MSchG weist auf das «Wiederaufleben» des Markenrechts hin³⁴, wenn der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen wird, sofern zuvor der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wurde³⁵. Art. 12 Abs. 2 MSchG stellt somit klar, dass die nichtgebrauchte Marke durch die Aufnahme des Gebrauchs aktiviert werden kann³⁶. Weiter hält Art. 12 Abs. 2 MSchG fest, dass das Prioritätsdatum einer Marke, deren Gebrauch verspätet aufgenommen wird, der Tag ihrer Eintragung im Markenregister ist (Art. 5 MSchG)³⁷. Aber bereits vor der Gebrauchsaufnahme verfügt die Marke über Rechtswirkungen: Der Markeninhaber kann seine nichtgebrauchte Marke übertragen (Art. 17 MSchG), lizenzieren (Art. 18 MSchG) und mit einer Nutzniessung belasten bzw. verpfänden (Art. 19 MSchG)³⁸. Diese Rechtswirkungen zeigen, dass der rechtsgenügende Gebrauch der Marke entgegen dem Wortlaut von Art. 11 MSchG nicht eine Bestandesvoraussetzung des Markenrechts ist, sondern dass dieser lediglich den vollen Rechtserhalt der Marke ermöglicht³⁹.

III. Vorschlag für die dogmatische Einordnung
Die Folgen des Nichtgebrauchs werden im MSchG in systematischer Hinsicht unter dem Abschnitt über den «Bestand» des Markenrechts geregelt. Diese systematische Einordnung kann zum Schluss verleiten, dass die Marke bei Nichtgebrauch keinen Bestand haben könnte. Dem ist aber nicht so, wie diverse Rechtsfolgen zeigen: Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung der Marke im Register (Art. 5 MSchG), ohne dass die Marke gebraucht werden muss⁴⁰. Auch während der Karenzfrist hat der Nichtgebrauch der Marke keinen Einfluss auf den Bestand des Markenrechts⁴¹ und sogar nach deren Ablauf verfügt die nichtgebrauchte Marke über Rechtswirkungen⁴². Der Gebrauch der Marke ist deshalb keine absolute, sondern lediglich eine relative Voraussetzung für den Bestand des Markenrechts: Sein Fehlen setzt die Marke den beschriebenen «Anfechtungen» aus⁴³. Im deutschen Recht werden die Folgen des Nichtgebrauchs der Marke in systematischer Hinsicht unter dem Abschnitt über die «Schranken des Schutzes» geregelt⁴⁴. Ob diese dogmatische Einordnung auch im schweizerischen Recht gerechtfertigt ist, soll im Folgenden untersucht werden.

1. Begriff der Schranke
Von den «Schranken des Rechts» wird vor allem im Immaterialgüterrecht und im Zusammenhang mit dem sachenrechtlichen Eigentum gesprochen⁴⁵. Die Immaterialgüterrechte regeln Beziehungen von Personen zu unkörperlichen Sachen⁴⁶. Der Inhaber des Immaterialgutes hat ein subjektives Recht an seinem Immaterialgut⁴⁷, das ihm eine umfassende, ausschliessliche Rechtsmacht gewährt⁴⁸. Diese Rechtsmacht wird in den einschlägigen Immaterialgüterrechtsgesetzen u.a. auch beschränkt, weil die Rechteinhaber ihre Rechtsmacht nicht umfassend wahrnehmen können. Unter welchen Umständen die Rechtsmacht indessen beschränkt wird, ist eine praktische Frage, die die Interessen von Rechteinhabern und Nutzern des Immaterialgutes zu berücksichtigen hat⁴⁹.
Der Kerninhalt einer Schranke liegt darin, dass dem Rechteinhaber das Ausschliesslichkeitsrecht entzogen wird: Zugunsten des Eigengebrauchs wird das Ausschliesslichkeitsrecht des Urhebers an seinem Werk entweder vollständig entzogen (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG)⁵⁰ oder zumindest beschränkt (Art. 19 Abs. 1 lit. b und c sowie Abs. 2 und Art. 20 URG)⁵¹. Zudem dürfen veröffentlichte Werke zitiert (Art. 25 URG)⁵² und im Rahmen der Berichterstattung – soweit erforderlich – wiedergegeben werden (Art. 28 URG)⁵³. Im Patent- und im Designrecht wird das Ausschliesslichkeitsrecht im Hinblick auf die Verwendung zu nicht «gewerbsmässigen» Zwecken (bspw. Privat- und Unterrichtsgebrauch) beschränkt (Art. 8 PatG⁵⁴ und Art. 9 Abs. 1 DesG). Im MSchG findet sich der Begriff der Schranke – mit Ausnahme von Art. 14 MSchG – nicht. Wie im Urheber- (Art. 12 URG)⁵⁵, Patent-⁵⁶ und im Designrecht⁵⁷ erkennen Lehre und Praxis indessen in der Erschöpfung eine Schranke des Markenrechts⁵⁸. Die zeitliche Befristung führt überdies – mit Ausnahme des Markenrechts – in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen (Art. 29 ff. URG; Art. 14 PatG; Art. 5 DesG) zum Erlöschen des Rechtsschutzes, weil das Immaterialgut nach einer gewissen Zeitspanne nicht mehr dem einzelnen Rechteinhaber vorbehalten bleiben soll⁵⁹. Das Patentgesetz kennt zudem eine Klage auf Löschung des Patentes, wenn dem Bedürfnis des inländischen Marktes durch Erteilung von Zwangslizenzen nicht nachgekommen werden kann (Art. 38 PatG)⁶⁰. Wird eine solche Klage erfolgreich durchgesetzt, erlischt das Patentrecht im Moment der Rechtskraft des Urteils⁶¹. Das Erlöschen des Rechtsschutzes stellt somit die einschneidendste Form des Entzuges von Ausschliesslichkeitsrechten dar⁶².
Darüber hinaus finden sich auch Schranken, die bloss die Geltendmachung von Ausschliesslichkeitsansprüchen beschränken, indem der Rechteinhaber verpflichtet wird, die Existenz eines gleichen oder gleichartigen Rechtsgutes zu dulden, das bereits im Zeitpunkt der Eintragung des Immaterialgutes verwendet worden ist (Art. 35 PatG⁶³, Art. 12 DesG⁶⁴, Art. 14 MSchG⁶⁵, Recht der Mitbenützung im Markenrecht⁶⁶) oder das aus anderen Gründen benützt werden darf (Recht des Gleichnamigen)⁶⁷. Dem Designinhaber wird in diesem Fall gemäss dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut die Geltendmachung des Verbotsrechts entzogen (Art. 12 Abs. 1 DesG). Im Markenrecht ist zudem die Verwirkung als Schranke anerkannt: Darunter wird die Beschränkung des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts im Verhältnis zum Markenverletzer verstanden, dessen Handlungen über längere Zeit geduldet wurden⁶⁸.
Schranken können sogar Leistungspflichten enthalten: Art. 23 URG sieht die Verpflichtung des Urhebers vor, unter gewissen Umständen die Herstellung von Tonträgern zu erlauben, auf denen sein Werk festgelegt wird⁶⁹. Eine Pflicht zur Erteilung von Zwangslizenzen enthält auch das Patentrecht (Art. 36 ff. PatG)⁷⁰.
Somit lässt sich feststellen, dass der Begriff der Schranke ein amorphes Konzept darstellt, das unterschiedliche Rechtsfolgen für unterschiedliche Ursachen bereithält. Allen Schranken ist indessen gemeinsam, dass sie die ausschliessliche Rechtsmacht des Rechteinhabers auf irgendeine Weise beschränken.

2. Die Folgen des Nichtgebrauchs im Vergleich mit anderen Schranken
Solange der Nichtgebrauch der Marke nicht geltend gemacht wird, bleibt auch die nichtgebrauchte Marke im Register eingetragen, wenn ihre Verlängerung gemäss den Vorschriften des Art. 10 MSchG beantragt wird. Der Inhaber der nichtgebrauchten Marke kann aber seine Verbotsrechte gemäss Art. 13 MSchG, seine zivilrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 52 ff. MSchG und seinen strafrechtlichen Schutz gemäss Art. 61 ff. MSchG nicht mehr durchsetzen, falls Markenverletzer die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke erheben⁷¹. Der Nichtgebrauch der Marke hat deshalb verwirkungsähnliche Rechtsfolgen, die in anderem Zusammenhang bereits als Schranken des Markenrechts aufgefasst werden⁷².
Die erfolgreiche Nichtgebrauchsklage hat demgegenüber die Löschung der Marke zur Folge⁷³. In der Nichtgebrauchsklage kann deshalb ein Instrument gesehen werden, das ein monopolisiertes Zeichen wieder der Allgemeinheit zuführt, womit dem Umstand entgegengewirkt wird, dass das Markenrecht im Gegensatz zu allen anderen Immaterialgütern keine Befristung kennt⁷⁴. Diese Rechtsfolge schafft einen Ausgleich zwischen den Interessen des Markeninhabers am Bestand seiner Marke und Dritten, die auf der Suche nach neuen Kennzeichen sind. Im Patent-, Design- und Urheberrecht wird ein ähnlicher Ausgleich mit dem Gemeinfreiwerden des Immaterialguts geschaffen⁷⁵. Deshalb handelt es sich bei der Rechtsfolge der siegreichen Nichtgebrauchsklage – dem Erlöschen des Markenrechts – um eine typische Rechtsfolge einer immaterialgüterrechtlichen Schrankenbestimmung.

3. Fazit: Nichtgebrauch der Marke als Schranke des Markenrechts
Trotz der missverständlichen Formulierung von Art. 11 MSchG hat auch die nichtgebrauchte Marke Rechtsbestand: Der Markeninhaber kann seine Marke übertragen, lizenzieren und verpfänden. Aus diesem Grunde ist der Gebrauch der Marke – entgegen der systematischen Einordnung im 3. Abschnitt des 1. Kapitels des MSchG und dem Wortlaut von Art. 11 MSchG – keine Bestandesvoraussetzung des Markenrechts. Der Nichtgebrauch der Marke kann aber die Durchsetzbarkeit des Markenrechts beschränken oder zu dessen Erlöschen führen. Andere immaterialgüterrechtliche Schrankenbestimmungen weisen solche Rechtsfolgen ebenfalls auf: So kennt das Markenrecht bereits die Verwirkung als Schranke und die zeitliche Befristung der Immaterialgüter hat wie die erfolgreiche Nichtgebrauchsklage das Erlöschen des Rechtsschutzes zur Folge. Die Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs der Marke können deshalb im amorphen Konzept der immaterialgüterrechtlichen Schrankenbestimmungen untergebracht werden. Mit dieser Einordnung wird auch klargestellt, dass der volle Rechtserhalt der Marke vom rechtsgenügenden Gebrauch der Marke abhängt, dass aber dessen Fehlen nicht einfach zum Erlöschen des Markenrechts, sondern bloss zu dessen Beschränkung führt.

Zusammenfassung
Gemäss dem Wortlaut von Art. 11 MSchG soll die Marke nur geschützt sein, «soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird». Art. 12 Abs. 1 MSchG präzisiert diese Rechtsfolge dahingehend, dass das Markenrecht an einer nichtgebrauchten Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann, wenn sie während mehr als fünf Jahren nicht gebraucht wurde. Art. 12 Abs. 2 MSchG hält darüber hinaus fest, dass die Marke wieder aufleben kann, wenn der Gebrauch der Marke in einem späteren Zeitpunkt aufgenommen wird. Was aber bedeutet dies im Einzelnen?
Entgegen des Wortlautes von Art. 12 Abs. 1 MSchG treten die bereits genannten Rechtsfolgen nicht nur ein, wenn die Marke nie gebraucht wurde, sondern auch, wenn diese zunächst rechtsgenügend gebraucht wurde, der Gebrauch aber sodann während mehr als fünf Jahren eingestellt wird. Dass Art. 11 MSchG irreführend formuliert ist, zeigt u.a. die Rechtsfolge von Art. 12 Abs. 2 MSchG: Der Inhaber einer nichtgebrauchten Marke kann diese jederzeit aktivieren, indem er ihren Gebrauch aufnimmt, solange niemand in der Zwischenzeit ihren Nichtgebrauch geltend gemacht hat. Darüber hinaus kann der Markeninhaber die Marke übertragen, lizenzieren und verpfänden. Die Durchsetzung der markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte wird indessen durch den Nichtgebrauch beschränkt: So kann der Markeninhaber sein Verbotsrecht nicht mehr geltend machen, wenn Markenverletzer zu Recht die Einrede des Nichtgebrauchs erheben. Da diese Einrede nicht zur Löschung der Marke im Register führt, muss deren Wirkung aus Gründen der Rechtssicherheit auf die beteiligten Parteien beschränkt bleiben. Einzig die Löschung der Marke im Register, die üblicherweise die Konsequenz der erfolgreichen Nichtgebrauchsklage ist, hat das Erlöschen des Markenrechts mit erga omnes-Wirkung zur Folge.
Weil der Bestand des Markenrechts nicht vollumfänglich von deren Gebrauch abhängig ist – der Nichtgebrauch der Marke somit nicht einfach zu deren Erlöschen führt –, schlägt der Autor vor, dass die Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs als Schranken des Markenrechts aufgefasst werden. Dass diese Einordnung dem amorphen – und damit flexiblen – Konzept der immaterialgüterrechtlichen Schrankenbestimmung gerecht wird, belegt der Autor anhand des Vergleiches verschiedener immaterialgüterrechtlicher Schrankenbestimmungen. Dabei zeigt sich, dass im Markenrecht die Verwirkung bereits als Schranke des Markenrechts anerkannt ist und dass das Erlöschen des Markenrechts als Konsequenz der erfolgreichen Nichtgebrauchsklage eine Rechtsfolge ist, die mit der Befristung des Rechtsschutzes mit Ausnahme des Markenrechts für das gesamte Immaterialgüterrecht gilt. Deshalb können die Folgen des Nichtgebrauchs der Marke problemlos im amorphen Konzept der Schrankenbestimmungen untergebracht werden.

Résumé
En vertu de l’art. 11 LPM, la marque est protégée «pour autant qu’elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés». L’art. 12 al. 1 précise que l’on ne peut plus faire valoir son droit sur une marque qui n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans. L’art. 12 al. 2 prévoit par ailleurs que le droit à la marque est restitué lorsque son usage est repris ultérieurement. Que doit-on entendre par là?
Contrairement à la lettre de l’art. 12 al. 1 LPM, ces conséquences juridiques s’appliquent non seulement lorsque la marque n’a jamais été utilisée, mais également lorsqu’elle a été utilisée et que cet usage a ensuite été interrompu pendant plus de cinq ans. Les conséquences juridiques mentionnées à l’art. 12 al. 2 LPM montrent que la formulation de l’art. 11 LPM est erronée: le titulaire d’une marque non utilisée peut la réactiver à tout moment en reprenant son usage, pour autant que personne n’ait invoqué le défaut d’usage entre-temps. Par ailleurs, le titulaire de la marque peut la transférer, la donner en licence ou encore la mettre en gage. Toutefois, l’exercice des droits exclusifs est limité par le non-usage: ainsi, le titulaire de la marque ne peut plus faire valoir ses droits lorsque l’auteur de la violation de la marque soulève à juste titre l’exception du défaut d’usage. Dans la mesure où cette exception n’entraîne pas la radiation de la marque au registre, son effet doit être limité au cercle des personnes concernées, pour des motifs de sécurité du droit. Seule la radiation de la marque au registre, qui est habituellement la conséquence d’une action en constatation du non-usage couronnée de succès, entraîne la radiation du droit à la marque avec effet erga omnes.
Comme l’existence du droit à la marque ne dépend pas exclusivement de son usage – le non-usage de la marque n’entraîne pas d’emblée sa radiation – l’auteur propose de traiter les conséquences juridiques liées au défaut d’usage comme une exception au droit à la marque. En comparant les différentes exceptions apportées aux droits de propriété intellectuelle, l’auteur démontre que cette solution s’accorde avec le concept amorphe et flexible d’exception (ou de limitation). La péremption est une exception déjà connue du droit des marques, et la radiation de la marque résultant d’une d’action en constatation du non-usage entraîne des effets juridiques qui, avec la limitation de la protection dans le temps, s’appliquent à l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, à l’exception du droit des marques. Ainsi, les effets du non-usage peuvent être traités comme une exception au droit à la marque.

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*	Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich.
1	BBl 1991 I 25.
2	L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 12 N 10 und 14.
3	E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 185 und 223.
4	MARBACH (Fn. 3), 190; DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 10.
5	CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 12 N 29.
6	MARBACH (Fn. 3), 165, 185 und 223.
7	BGer SMI 1990, 108, "Aroma"; BGE 127 III 163, "Securitas". In einem neuesten Fall spricht das BGer davon, dass sich die Inhaberin der nichtgebrauchten Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht mehr auf ihre Marke "berufen" könne, Urteil 4C.343/2002 vom 17. März 2003, E. 3.4.
8	Dabei wird entweder von der Karenz- bzw. von der Benutzungsschonfrist gesprochen: MARBACH (Fn. 3), 186; WILLI (Fn. 5), MSchG 12 N 4.
9	Rechtserhaltender Gebrauch liegt nach der Botschaft vor, wenn die Marke "im Zusammenhang" mit den im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Waren und Dienstleistungen verwendet wird, BBl 1991 I 25. Siehe dazu: MARBACH (Fn. 3), 168 ff. Rechtsgenügender Gebrauch ist rechtserhaltender Gebrauch in genügendem Umfang.
10	MARBACH (Fn. 3), 186; DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 6.
11	MARBACH (Fn. 3), 186.
12	Die wichtigen Gründe müssen in jedem Fall ausserhalb des Einflussbereichs des Markeninhabers liegen: MARBACH (Fn. 3), 187. Zu den einzelnen wichtigen Gründen: Marbach (Fn. 3), 187; DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 7; WILLI (Fn. 5), MSchG 12 N 17 f.
13	Die Marke kann auch durch konkludentes Verhalten (Nichtbezahlung der Verlängerungsgebühr) preisgegeben werden: MARBACH (Fn. 3), 223.
14	Mit einer Einrede kann die Erfüllung eines Rechts verweigert bzw. das vom Kläger im Prozess behauptete Recht in Frage gestellt werden: P. GAUCH/W. R. SCHLUEP/J. SCHMID/H. REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl., Zürich 1998, Rn. 76 ff. In diesem umfassenden Sinn ist die Einrede auch im Markenrecht zu verstehen: Die Einrede kann deshalb auch ausserhalb eines Prozesses erhoben werden. WILLI (Fn. 5), MSCHG 12 N 30, scheint demgegenüber die Nichtgebrauchseinrede auf den Prozess beschränken zu wollen.
	MARBACH (Fn. 3), 189 f.
16	DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 13.
17	Gleicher Meinung: WILLI (Fn. 5), MSchG 12 N 27.
18	RKGE sic! 2002, 610, "Aesculap"; WILLI (Fn. 5), MSchG 32 N 4.
19	MARBACH (Fn. 3), 161 f.
20	Ebenso WILLI (Fn. 5), MSchG 12 N 30.
21	Der Inhaber der nichtgebrauchten Marke ist diesfalls kein Träger des Markenrechts mehr, weshalb seine Berechtigung entfällt, das eingeklagte Recht geltend zu machen. Zur Aktivlegitimation allgemein: O. VOGEL/K. SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, 206.
22	Die Sperrkompetenz bezeichnet das Recht des ältern Markeninhabers, jüngere Marken vom Rechtsschutz auszuschliessen, MARBACH (Fn. 3), 195 f.
23	RKGE sic! 2001, 428, "Heidi-Wii"; WILLI (Fn. 5), MSchG 32 N 8.
24	Legitimiert zur Erhebung der Klage ist jedermann, somit auch jener, der die Marke gar nicht selber gebrauchen will: MARBACH (Fn. 3), 188; WILLI (Fn. 5), MSchG 12 N 26; a.A. DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 14.
25	Wird im Prozess lediglich die Nichtgebrauchseinrede erhoben, hat dies keine Löschung der Marke zur Folge, solange nicht widerklageweise ein Antrag auf Löschung gestellt wird. Ein weiterer Grund, der zur Löschung der Marke führen kann, ist die vertragliche übernommene Verpflichtung, die nichtgebrauchte Marke zu löschen.
26	DAVID (Fn. 2), MSchG 35 N 7.
27	So wird bspw. im Zusammenhang mit der Nichtigkeit eines Vertrages davon ausgegangen, dass überhaupt keine Vertragswirkungen eintreten: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY (Fn. 14), Rn. 681. Der Begriff der "Nichtigkeit" lässt sich denn auch weder dem Gesetz noch der Botschaft entnehmen.
28	Siehe hinten II.2.
29	Mit der Bezeichnung "Anfechtungsklage" würden weitere terminologische Probleme heraufbeschworen: siehe u.a. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY (Fn. 14), Rn. 889 ff.
30	Die Nichtgebrauchsklage ist von der Nichtigkeitsklage zu unterscheiden, die die Schutzfähigkeit des angefochtenen Zeichens zum Inhalt hat, MARBACH (Fn. 3), 26 f. Mit dieser Nichtigkeitsklage kann das angefochtene Zeichen mit Wirkung ex tunc vernichtet werden, L. DAVID, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 42.
31	Im Zusammenhang mit der Schutzrechtsdauer wird vom "Erlöschen" oder "Untergang" des Rechts gesprochen, so A. TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1983, 738 ff.; siehe hinten III.1. Der Begriff des Erlöschens bringt zum Ausdruck, dass das Markenrecht vor dem Erlöschen Bestand hatte, nun aber nicht mehr existiert.
32	Das Markenrecht erlischt mit ex nunc-Wirkung im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des Urteils. Wird der Nichtgebrauch erfolgreich widerklageweise im Rahmen einer Verletzungsklage vorgebracht, die vom Inhaber der nichtgebrauchten Marke angehoben wurde, erlischt das Markenrecht per Datum der zeitlich frühesten Verletzungshandlung, die vom Inhaber der nichtgebrauchten Marke behauptet wurde.
33	Diese Rechtsfolge entspricht den allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts: Die materielle Rechtskraft eines Urteils bindet lediglich die Parteien und ihre Rechtsnachfolger; VOGEL/SPÜHLER (Fn. 21), 70.
34	MARBACH (Fn. 3), 191, spricht von "Heilung".
35	BBl 1991 I 26.
36	Zur Frage, was mit den in der Zwischenzeit eingetragenen, mit der nichtgebrauchten Marke kollidierenden Marken geschieht: M. DEGKWITZ, Zwischenrechte, Rechtsposition von Marken, die nach Ablauf der Benutzungsschonfrist, aber vor der Benutzungsaufnahme einer registrierten Marke angemeldet werden, sic! 2002, 123 ff.
37	DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 11.
38	DAVID (Fn. 2), MSchG 12 N 11, betont den "wertvollen Markenbestand" im Falle der verspäteten Gebrauchsaufname. Deshalb fragwürdig: BGE 127 III 164, "Securitas".
39	Siehe vorne II.1.b.
40	BBl 1991 I 22.
41	Siehe vorne II.1.b.
42	Siehe vorne II.2.

 
43 Siehe vorne II.1.b.
44 § 25 MarkenG sieht den Ausschluss des Unterlassungs- und Schadenersatzanspruchs gemäss § 14 MarkenG, des Vernichtungsanspruchs gemäss § 18 MarkenG und des Auskunftsanspruchs gemäss § 19 MarkenG im Falle des Nichtgebrauchs der Marke vor, K.-H. FEZER, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Aufl., München 2001, MarkenG 25 N 2.
45 A. MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar IV/1/1, Bern 1981, Syst. Teil N 339. Im Sachenrecht wird vor allem im Zusammenhang mit dem Grundeigentum von "Beschränkungen" gesprochen (Art. 680 ff. ZGB), so bei Veräusserungsbeschränkungen (Art. 681 ff. ZGB) und Rechten Dritter, die zu einer Beschränkung des Umfangs des Eigentums führen (bspw. das Nachbarrecht, Art. 684 ZGB).
46 A. TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1983, 104.
47 TROLLER (Fn. 31), 605.
48 TROLLER (Fn. 46), 69 ff.
49 So u.a. im Zusammenhang mit der Erschöpfung: TROLLER (Fn. 31), 763 ff.
50 D. BARRELET/W. EGLOFF, Das neue Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2000, URG 19 N 8 ff.
51 BARRELET/EGLOFF (Fn. 50), URG 19 N 2 ff. Als Entschädigung erhält der Urheber diesfalls einen gesetzlichen Vergütungsanspruch.
52 BARRELET/EGLOFF (Fn. 50), URG 25 N 1 ff.
53 BARRELET/EGLOFF (Fn. 50), URG 28 N 1 ff.
54 TROLLER (Fn. 31), 626 f., weist darauf hin, dass die private Verwendung der Erfindung das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers "nur ausnahmsweise" schmälere; P. HEINRICH, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, PatG 8 N 8.03.
55 BARRELET/EGLOFF (Fn. 50), URG 12 N 1 ff.
56 HEINRICH (Fn. 54), PatG 8 N 8.14 f.
57 P. HEINRICH, Kommentar zum schweizerischen Designgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Haager Musterschutzabkommens mit Abgrenzung zum Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht, ergänzenden Gesetzen und Staatsverträgen sowie Vergleich mit dem europäischen Recht, Zürich 2002, DesG 9 N 9.49 f.
58 BGE 122 III 469, "Chanel"; BGer sic! 2000, 312, "Chanel IV"; MARBACH (Fn. 3), 202; DAVID (Fn. 2), MSchG 13 N 16.
59 TROLLER (Fn. 46), 119 ff.
60 Bis anhin sind indessen keine Fälle von Löschungsklagen bekannt geworden, HEINRICH (Fn. 54), PatG 38 N 38.02.
61 HEINRICH (Fn. 54), PatG 38 N 38.02.
62 Für das URG: BARRELET/EGLOFF (Fn. 50), URG 29 N 3.
63 TROLLER (Fn. 31), 628 ff.; HEINRICH (Fn. 54), PatG 35 N 1.
64 BBl 2000, 2745; HEINRICH (Fn. 57), DesG 12 N 12.01 ff.
65 BBl 1991 I 26; MARBACH (Fn. 3), 206 f.; DAVID (Fn. 2), MSchG 14 N 1 ff.
66 MARBACH (Fn. 3), 207; DAVID (Fn. 2), MSchG Vorbemerkungen zum 3. Titel N 35.
67 MARBACH (Fn. 3), 207 f.; DAVID (Fn. 2), MSchG Vorbemerkungen zum 3. Titel N 29 ff.
68 MARBACH (Fn. 3), 210 ff.; DAVID (Fn. 2), MSchG Vorbemerkungen zum 3. Titel N 42 ff.; WILLI (Fn. 5), MSchG Vor 52 N 56 ff.
69 BARRELET/EGLOFF (Fn. 50), URG 19 N 2 und 23 N 3 ff.
70 HEINRICH (Fn. 54), PatG 36 N 36.01 ff.
71 Siehe vorne II.1.b.
72 Siehe vorne III.1.
73 Siehe vorne II.1.b.
74 Siehe vorne III.1.
75 Wobei allerdings dort eine neuerliche Monopolisierung ausgeschlossen, siehe voren III.1.


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